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16 de Junho de 2021
2º Grau
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Detalhes da Jurisprudência
Órgão Julgador
PRIMEIRA TURMA
Julgamento
28 de Abril de 2021
Relator
ROGER RAUPP RIOS
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Inteiro Teor

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300, Gab. Des. Federal Roger Raupp Rios - 6º andar - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90010-395 - Fone: (51) 3213-3277 - Email: groger@trf4.jus.br

Apelação Cível Nº 5010395-13.2012.4.04.7108/RS

RELATOR: Desembargador Federal ROGER RAUPP RIOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)

APELANTE: TRANZ DUARTE LTDA (Sociedade) (RÉU)

APELADO: TEDE TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e TRANZ DUARTE LTDA. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de procedimento comum ajuizada por TEDE TRANSPORTES LTDA., cujo dispositivo restou redigido nos seguintes termos (Evento 57):

Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para:

- declarar a NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS praticados pelo INPI que anularam o registro da marca "TRANSDUARTE" e que deferiram o registro da marca "TRANZ DUARTE" (processos 823556522 e 827308973).

- vedar à corré Tranz Duarte Ltda. o uso da marca "TRANZ DUARTE" na identificação dos serviços de transporte de cargas (classe 39), sob pena de fixação, em caso de descumprimento, documentalmente comprovado, de multa diária, desde já estimada em R$ 1.000,00 (um mil reais), a contar do trânsito em julgado.

- vedar à corré Tranz Duarte Ltda. o uso do domínio eletrônico "WWW.TRANSDUARTE.COM.BR", sob pena da fixação, em caso de descumprimento, documentalmente comprovado, de multa diária, desde já estimada em R$ 1.000,00 (um mil reais), a contar do trânsito em julgado.

Compete à parte autora, com base nesta sentença, providenciar a transferência do domínio eletrônico para sua propriedade, não podendo a corré Tranz Duarte Ltda., para esse fim, impor qualquer óbice.

Condeno a parte ré, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no valor correspondente a 10% do valor atribuído à causa, devidamente atualizado pela variação do IPCA-E.

Eventuais apelações interpostas pelas partes restarão recebidas na forma do artigo 1.012 do CPC. Interposto (s) o (s) recurso (s), caberá à Secretaria abrir vista à parte contrária para contrarrazões. Decorrido o prazo para contrarrazões, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Os embargos de declaração opostos pela demandada Tranz Duarte Ltda. (Evento 62) foram rejeitados pelo juízo a quo (Evento 66).

Nas suas razões de apelação (Evento 64), ratificadas no Evento 71, o INPI sustenta, preliminarmente, a necessidade de se observar a posição da autarquia como assistente, nos termos do art. 175 da Lei 9.279/96, considerando não ser sujeito do direito real controvertido, que pertence única e exclusivamente ao titular do registro. No mérito, defende a manutenção do ato administrativo, asseverando que o registro da marca TRANSDUARTE foi concedido à parte autora em violação das normas de propriedade industrial (art. 124, V, da Lei 9.279/96), tendo em vista a existência de cadastro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais de empresa com denominação TRANZ DUARTE LTDA., com objeto social idêntico ao da autora, qual seja, exploração de comércio de transporte de carga e seus correlatos. Aduz que ambas as empresas atuam em segmentos idênticos ou, no mínimo, semelhantes, o que é suscetível de causar confusão ou associação pelo mercado consumidor; e que, uma vez que a TRANZ DUARTE atua no transporte rodoviário de cargas em geral no âmbito intermunicipal, interestadual e internacional, detém direito de exclusividade de uso da marca em todo território nacional. Sucessivamente, caso mantida a procedência, requer a redução dos honorários de sucumbência.

A empresa Tranz Duarte Ltda. também interpôs recurso de apelação (Evento 74). Nas suas razões recursais, a apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença por ter interpretado o art. 124, V da Lei 9.279/96 de maneira muito restritiva, apontando que além da anterioridade e da especialidade (atuação no mesmo segmento), ambas as empresas atuam com transporte no mesmo território geográfico. Aduz inexistir obrigação de extensão do nome empresarial a todas as unidades da federação para se fazer jus à proteção estabelecida no art. 124, V da Lei 9.279/96. Assevera ter comprovado, através dos documentos juntados no Evento 19, a exploração do setor de transportes há mais de quatro décadas, o que inclusive consta do comprovante de inscrição e situação cadastral da RFB; sendo, portanto, a atividade comum às litigantes, o que refuta a aplicação do princípio da especialidade. Por fim, sustenta que o ato administrativo que declarou a nulidade do registro não se alicerçou apenas nos termos do art. 124, V da Lei 9.279/96, mas estava também condicionada à aplicação do § 1º do art. 129 da mesma lei; sendo inegável a anterioridade de sua marca, a impedir o registro da marca da parte autora. Requer seja reformada a sentença recorrida, mantendo-se intactos os atos administrativos do INPI.

Apresentadas contrarrazões (Evento 81), subiram os autos a esta Corte.

Originalmente distribuído para Gabinete integrante da Segunda Seção deste Tribunal, de competência Administrativa, Civil e Comercial, o processo foi redistribuído para este Gabinete por conta de modificação da competência em razão do Assento Regimental nº 18/2018 (Eventos 1 e 4).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Está devidamente preparada a apelação da Tranz Duarte Ltda. (Evento 77); e dispensado de preparo o recurso do INPI (art. 1.007, § 1º, CPC/2015). Sendo adequados e tempestivos, recebo os recursos de apelação interpostos pelas partes (Eventos 64 e 74).

Preliminar

Posição processual do INPI. Litisconsorte.

Em preliminar de mérito, o INPI sustenta que, não sendo titular do direito controvertido, deve assumir a posição processual de assistente da parte demandada, nos termos do art. 175 da Lei 9.279/96.

No entanto, não merece prosperar a alegação.

A ação tem como finalidade a anulação de ato administrativo que declarou a nulidade do registro de marca nº 823556522, de titularidade da parte autora; bem como do que concedeu o registro de marca nº 827308972 à segunda demandada.

A Lei nº 9.279/96 estabelece a necessidade de intervenção do INPI nas ações que visem à nulidade de marca (art 175, caput). Nesse passo, certo é que o INPI, se não figurar como litisconsorte, poderá intervir como assistente.

No entanto, no caso dos autos, considerando que ambos os atos administrativos que se visam anular são de emanados de autoridades da autarquia, o INPI detém legitimidade para figurar como réu no processo na condição de litisconsorte passivo necessário (art. 114 do CPC).

Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:

ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO REGISTRO DE MARCA. ANTERIORIDADE DO REGISTRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI. AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Como o pedido versa sobre a declaração de nulidade de registro de marca concedida pelo INPI, este possui legitimidade para figurar no pólo passivo da lide que ataca o ato administrativo por si praticado, ainda mais considerando que reconheceu o pedido da autora e não demonstrou nos autos que tomou as providências para a exclusão do registro. 2. A Lei de Propriedade Industrial instituiu o dever/direito de obter um registro de marca, ou ainda de manter uma marca já registrada, em razão de seu pré-uso e boa-fé. 3. Inexistindo efetivo proveito econômico que possa ser estimado, nem tampouco condenação, devem os honorários advocatícios ser arbitrados em valor fixo, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC. (TRF4, AC 5003968-31.2016.4.04.7117, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 18/07/2018) [grifei]

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI AFASTADA. NULIDADE DO REGISTRO DE MARCA. confusão nos consumidores. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. pedido de redução. Não acolhimento. 1. Afastada a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo INPI, porque sua posição no processo não é de assistente litisconsorcial, mas de litisconsorte passivo. Portanto, como o pedido versa sobre a declaração de nulidade de registro de marca concedida pelo INPI, este possui legitimidade para figurar no pólo passivo da lide que ataca o ato administrativo por si praticado. 2. Hipótese em que possui razão a parte autora, porque demonstra já estar no mercado há muitos anos, com registro anterior da marca, existindo possibilidade fundada de confusão nos consumidores acerca da relação ou não entre as marcas, já que ambas se dedicam ao mesmo ramo empresarial. 3. Nos termos do art. 20, §§ 3º e , do CPC, a verba honorária deve ser fixada em parâmetro condizente com a natureza da causa e o trabalho realizado. Hipótese em que não acolhido o pedido de redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios, tendo em vista que se considera adequado o percentual de 10% sobre o valor da causa, apenas quando este não representar valor irrisório ou excessivo. (TRF4, APELREEX 5042540-49.2012.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em 27/11/2014) [grifei]

Ainda, é de se destacar ser esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL. MARCAS MISTAS. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E ESPECIFICIDADE/ESPECIALIDADE. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - CUP. [...] 2. Não há ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI em ação ordinária que busca invalidar decisão administrativa proferida pela autarquia federal no exercício de sua competência de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade.(REsp 1184867/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, STJ, julgado em 15/05/2014, DJe 06/06/2014) [grifei]

Afasto, portanto, a preliminar suscitada pelo INPI.

Mérito

A empresa autora, Tede Transportes Ltda., ajuizou a presente ação objetivando a anulação de dois atos administrativos praticados pelo INPI, verbis:

"a) o primeiro que ANULOU o registro n. 823556522, da marca/Requerente TRANSDUARTE na classe 39 (transporte de cargas e mercadorias, fretes e mudanças), depositada em 29/08/2001 e concedido em 13/03/2007, conforme despacho 820, publicado na RPI 2148 de 06/03/2012, com fundamento no art. 124, inciso V da Lei de Propriedade Industrial, apontando a anterioridade do nome empresarial TRANZ DUARTE LTDA (segunda Ré) como o motivo da anulação do registro;

b) o segundo ato administrativo é consequência da anulação do registro supra mencionado, ou seja, a CONCESSÃO do registro n. 827308972, da marca TRANZ DUARTE na classe 39 (serviços de transporte rodoviários de cargas em geral), depositada em 28/02/2005, tendo ficado sobrestado por sete anos devido o registro anterior da marca TRANSDUARTE acima referida, e concedido em 17/04/2012, conforme publicado na RPI 2154 de 17/04/2012." (p. 2 - INIC1 - Evento 1).

O processo administrativo de nulidade protocolado perante o INPI em 20/11/2007 pela 2ª requerida, Tranz Duarte Ltda., face à concessão do registro de marca nº 823556522 à parte autora foi provido nos seguintes termos: "Declaro Nulo o Registro, nos termos do art. 168 da Lei 9.279/96, em face da infringência ao disposto no art. 124, inciso V, do referido dispositivo legal." (p. 17 - PROCADM3 - Evento 11). A decisão foi publicada na RPI 2148, de 06/03/2012.

Muito embora o requerimento tenha se baseado na violação nos incisos V e XIX do art. 124 e no § 1º do art. 129 da Lei 9.279/96, a nulidade do registro foi declarada tão somente com base no inciso que trata da colidência de marca com nome empresarial (art. 124, V, da LPI), pois

"(...) examinando o ato concessório do registro de marca e as razões que fundamentaram o requerimento da sua nulidade, concluímos pela procedência destas com relação ao disposto no art. 124, inciso V, da LPI, por entendermos que o registro reproduz de fato sinal presente em seu nome comercial (" TRANZ DUARTE ") cujo registro em Junta Comercial data de 05/09/1974, com o objetivo social de serviços afins aos identificados pelo registro de marca em referência.

Não procede, entretanto, quanto à reprodução de marca registrada, pois o registro de marca" TRANZ DUARTE "de titularidade da requerente é posterior à data de depósito deste em referência, sem efeito para aplicação do disposto no inciso XIX do art. 124 da LPI. Assim como as alegações quanto ao parágrafo primeiro do art. 129 da LPI, por não apresentar documentação comprobatória de uso anterior da marca para identificar os serviços correspondentes ao registro em questão.

(...)" (p. 16 - PROCADM3 - Evento 11)

A despeito disso, uma vez que, além de visar à anulação da decisão que declarou a nulidade do registro de sua titularidade, a parte autora objetiva também a anulação do ato administrativo que, ato contínuo, concedeu à 2ª requerida o registro da marca "TRANZ DUARTE" (nº 827308973), entendo ser cabível, neste processo, também a discussão acerca de eventual colidência de marcas (art. 124, XIX da LPI) e do direito de precedência (art. 129, § 1º da LPI), invocada pela empresa demandada em sede de contestação e reiterada em apelação.

Sobre o registro de sinais distintivos como marca, a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) estabelece o seguinte:

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

(...)

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

(...)

Segundo o princípio da atributividade, específico do direito marcário, a propriedade e o uso exclusivo da marca são adquiridos somente pelo registro (art. 129, caput, Lei 9.279/96).

Assim, em regra, o registro de marca será conferido àquela que primeiro depositou perante INPI, independentemente da data de constituição da pessoa jurídica. A exceção reside na demonstração, pelo opoente, do pré-uso do sinal, nos termos do art. 129, § 1º da Lei 9.279/96, que dispõe o seguinte:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

(...)

Como apontado, e expressamente reiterado pelo INPI nas suas manifestações em juízo, o pedido de nulidade formulado pela 2ª requerida na via administrativa foi acolhido uma vez que "quando do pedido de depósito, em 29/08/2001, e da concessão do registro da marca TRANSDUARTE, em 13/03/2007, já existia cadastro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais de empresa com denominação social TRANZ DUARTE LTDA. (CNPJ 18.707.745/0001-50), cujo objeto social era explorar comércio de transporte de carga e seus correlatos (cf. contrato social de 08/08/1974 em anexo), ampliado para serviços de transportes rodoviários de cargas em geral e locação de equipamentos pesados automotores (cf. alteração contratual de 01/10/2003 em anexo)" (p. 7 - CONTES1 - Evento 11).

Com efeito, é certo que não existe um critério rígido para resolver os conflitos entre marca e nome empresarial, havendo sempre um conjunto diferente de variáveis em cada caso, devendo ser levados em consideração, além do princípio da anterioridade/precedência, os princípios da territorialidade e da especialidade. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA MISTA "YPÊ". PROPRIEDADE INDUSTRIAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO DO INPI NO CASO CONCRETO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL (PRECEDENTE) E MARCA.
(...)
2. A atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) adotou o sistema atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a necessidade de registro como regra, mas atribuindo "direito de precedência" ao utente de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129.
3. Consoante assente em precedentes da Terceira Turma, revela-se possível o exercício do direito de precedência mesmo após a concessão do registro da marca (ou seja, no bojo de ação judicial de nulidade), desde que observado o principio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor (REsp 1.673.450/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.09.2017, DJe 26.09.2017; e REsp 1.464.975/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01.12.2016, DJe 14.12.2016).
4. A tutela do nome comercial, no âmbito da propriedade industrial, assim como a marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor.
5. Não obstante, as formas de proteção a tais institutos não se confundem. Em razão do chamado princípio da territorialidade, a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional caso seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas do país (artigo 1.166 do Código Civil).
6. Por sua vez, o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96).
7. É certo que o inciso V do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial preceitua a irregistrabilidade de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.
8. Contudo, o exame da colidência entre o nome empresarial e a marca não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar em consideração o princípio da territorialidade supracitado (artigo 1.166 do Código Civil), além do princípio da especialidade (possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor).
9. No presente caso, como é incontroverso nos autos: (a) ambas as partes atuam no mesmo segmento de mercado - prestação de serviços de construção e engenharia -, malgrado tenham sede em regiões diferentes do Brasil (a autora em Brasília - DF e a ré em São Paulo - SP); (b) embora a constituição da autora (CONSTRUTORA IPÊ LTDA.) tenha se dado em 1961, bem antes da constituição da ré (YPÊ ENGENHARIA LTDA.), foi esta quem diligenciou no sentido de registrar o signo em questão ("YPÊ"), tendo efetuado o depósito em 11.08.1994;
(c) somente nove anos depois (em 16.04.2003), a autora fez o depósito do pedido de registro da marca "CONSTRUTORA IPÊ"; e (d) a demandante não realizou o registro complementar de seus atos constitutivos nas Juntas Comerciais de todos os Estados da Federação.
10. Nesse quadro, sem olvidar o direito de precedência alegado pela autora, constata-se que o deslinde da controvérsia resolve-se à luz dos princípios da territorialidade e da especialidade, não merecendo reparo o acórdão regional que pugnou pela possibilidade de coexistência do nome da sociedade empresária (cujos atos constitutivos foram inscritos apenas em Brasília - DF) com a marca da ré, cujo registro encontra proteção em todo território nacional, não se extraindo da causa de pedir inserta na inicial (nem da sentença de procedência ou das contrarrazões da apelação) elementos demonstrativos de potencial confusão do público consumidor ou de associação indevida.
11. Recurso especial não provido.
(REsp 1494306/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/12/2019) [grifei]

No caso dos autos, embora seja indiscutível que a 2ª requerida tenha sido constituída em momento anterior ao depósito do pedido de registro pela parte autora e que o seu objeto social indique o transporte rodoviário de cargas como uma de suas atividades, existem outros elementos a serem levados em consideração no caso concreto.

O primeiro é que a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, e a 2ª requerida encontra-se registrada tão somente perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. A proteção pode ser estendida a todo o território nacional caso seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas do país (art. 1.166, CC), o que não ocorre no caso.

O segundo é que, muito embora o objeto social originário da 2ª requerida fosse "explorar comércio de transporte de carga e seus correlatos" (contrato social de 08/08/1974 - p. 1/2 - CONTR7 - Evento 1), posteriormente ampliado para "comércio de areia, transportes de cargas, aterro, desaterro" (alteração do contrato social de 1980 - p. 4/5 - CONTR7 - Evento 1); "comércio de areia, transportes de cargas, aterro, desaterro, terraplanagem e obras de construções civis em geral" (alteração contratual de 1987 - p. 7/8 - CONTR7 - Evento 1); e finalmente para "serviços rodoviários de cargas em geral e locação de equipamentos pesados automotores" (alteração de 2003 - p. 10/12 - CONTR7 - Evento 1), a empresa Tranz Duarte Ltda. não se dedica ao transporte rodoviário de cargas, mas, principalmente, a locação de equipamentos e veículos pesados e à realização de obras de terraplanagem, aterro e desaterro, como demonstram os documentos acostados no Evento 19.

Nesse ponto, é de se destacar que causam estranheza os "contratos de transportes de cargas" constantes do OUT13 (Evento 19), pois, à exceção do título e da cláusula I (em fonte totalmente diversa da do restante do documento), todo o resto dos contratos faz referência à locação de equipamento e não à prestação de serviço de transporte. O transporte da escória, pó de minério e rejeitos diversos é mera consequência da atividade principal, que é a locação do veículo.

Enquanto que a autora realiza o transporte de componentes, máquinas, equipamentos e matérias-primas para o setor calçadista; a 2ª requerida realiza serviços de terraplanagem, aterro e desaterro, além de efetuar a locação de máquinas e veículos pesados para a realização dessas obras, se há o transporte de rejeitos e escórias, é mera decorrência da atividade principal desenvolvida, inexistindo provas de que desempenhe o "transporte rodoviário de cargas intermunicipal, interestadual e internacional" - ou que a tenha desempenhado nos seis meses anteriores ao depósito do pedido de registro da marca pela autora.

Não se vislumbra, dessa forma, direito de precedência da 2ª requerida com relação à marca originalmente registrada pela autora, uma vez não comprovados os requisitos do § 1º do art. 129, da LPI, necessários a excepcionar o princípio da atributividade.

E, sendo assim, mesmo diante da colidência entre o nome empresarial da 2ª requerida e a marca concedida à parte autora, é de se concluir que as empresas atuam em segmentos distintos de mercado, do que se extrai a impossibilidade de haver confusão do público consumidor, associação indevida ou, ainda, concorrência desleal.

Não há problemas de coexistência do nome empresarial da demandada (cujos atos constitutivos foram inscritos apenas em Minas Gerais) com a marca inicialmente concedida à parte autora (nº 823556522, classe 39), cujo registro encontra proteção em todo território nacional, especialmente porque demonstrada a ausência de risco aos consumidores.

Assim, embora regularmente concedido à 2ª requerida em 16/10/2007 o registro da marca "Tranz Duarte" na classe 37 (nº 827308965 - "serviços de locação de equipamentos pesados automotores e afins" - p. 6 - PROCADM2 - Evento 11), a concessão do registro na classe 39 encontra óbice no § 1º do art. 128, da LPI, considerando que não desempenha, de fato, o transporte rodoviário de cargas:

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

(...) [grifei]

Observa-se, portanto, que a concessão do registro de marca nº 823556522 à empresa autora não violou as normas estabelecidas pela LPI, pois, a despeito da anterioridade da constituição da 2ª requerida, a proteção ao seu nome empresarial se circunscreve à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa; as empresas atuam em segmentos distintos de mercado; e não demonstrada a utilização da marca pela 2ª requerida para serviços idênticos ou semelhantes por, pelo menos, seis meses antes do depósito do pedido pela autora. Outrossim, a própria concessão do registro da marca na classe 39 à 2ª requerida (nº 827308973) está eivado de nulidade, violando o disposto no art. 128, § 1º da LPI, uma vez que a empresa não desempenha, de fato, as atividades de transporte rodoviário de cargas.

Sendo assim, é de ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos para:

"- declarar a NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS praticados pelo INPI que anularam o registro da marca"TRANSDUARTE"e que deferiram o registro da marca" TRANZ DUARTE "(processos 823556522 e 827308973).

- vedar à corré Tranz Duarte Ltda. o uso da marca" TRANZ DUARTE "na identificação dos serviços de transporte de cargas (classe 39), sob pena de fixação, em caso de descumprimento, documentalmente comprovado, de multa diária, desde já estimada em R$ 1.000,00 (um mil reais), a contar do trânsito em julgado.

- vedar à corré Tranz Duarte Ltda. o uso do domínio eletrônico" WWW.TRANSDUARTE.COM.BR ", sob pena da fixação, em caso de descumprimento, documentalmente comprovado, de multa diária, desde já estimada em R$ 1.000,00 (um mil reais), a contar do trânsito em julgado." (Evento 57)

Dos ônus sucumbenciais

Nas causas em que for parte a Fazenda Pública, a regra estabelecida pelo § 3º do art. 85 do CPC é que os honorários advocatícios serão fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. Se não houver condenação principal e não puder ser mensurado o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor da causa (art. 85, § 4º, III, CPC).

A regra do § 8º do art. 85 do CPC, que permite a fixação dos honorários mediante apreciação equitativa do juiz, tem aplicabilidade excepcional, apenas em "causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo". Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.
85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

A despeito de não ser possível mensurar, não é possível afirmar, em discussão que envolve a declaração de nulidade de marca, que o proveito econômico obtido pela parte seja irrisório, como afirma o INPI em suas razões recursais.

Nesse passo, a fixação de honorários advocatícios pela sentença "10% do valor atribuído à causa, devidamente atualizado pela variação do IPCA-E" mostra-se adequada à previsão legal, devendo ser mantida, nos exatos termos em que estabelecida.

Honorários Recursais

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento".

Trata-se de inovação do Código de Processo Civil que tem por objetivo, não só remunerar o advogado pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, como também desestimular a interposição de recursos pela parte vencida, já que verá aumentada a verba sucumbencial.

Cabe esclarecer, porém, que não será toda a atuação do advogado em grau recursal que ensejará a aplicação do referido dispositivo. Isso porque, ao mencionar "honorários fixados anteriormente", a regra em questão pressupõe que a parte vencedora em grau recursal já tenha honorários advocatícios fixados em favor de seu advogado na sentença.

Assim, por exemplo, a parte que teve seu pedido julgado improcedente em primeira instância, ao ter provida a sua apelação, não fará jus à majoração prevista no § 11, mas apenas à fixação da verba honorária decorrente da procedência do pedido. O mesmo se diga em relação a sentenças de parcial procedência, quando reformadas no Tribunal quanto ao pedido julgado inicialmente improcedente, pois, quanto a ele, haverá tão-somente a primeira fixação de honorários. Da mesma forma, ao reformar integralmente uma sentença, o Tribunal apenas inverterá a sucumbência, sem fixação de honorários recursais.

Registre-se, ainda, que se deve levar em consideração o êxito recursal quanto ao mérito, de modo que eventual provimento parcial do recurso apenas quanto a aspectos acessórios não impedirá a aplicação do § 11. Ressalvada, evidentemente, a hipótese de que o recurso verse exclusivamente acerca de questões acessórias e seja provido, caso em que não haverá a fixação de honorários recursais, dado que o recorrente teve acolhida integralmente sua pretensão recursal.

No caso, a sentença condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, devidamente atualizado pela variação do IPCA-E, o que restou mantido, na forma da fundamentação.

Vencida, portanto, as apelantes na fase recursal, devem ser majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, para 11%, mantida a base de cálculo fixada na sentença.

Conclusão

Os recursos de apelação foram desprovidos.

Os honorários advocatícios foram majorados na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por negar provimento às apelações.


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Apelação Cível Nº 5010395-13.2012.4.04.7108/RS

RELATOR: Desembargador Federal ROGER RAUPP RIOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)

APELANTE: TRANZ DUARTE LTDA (Sociedade) (RÉU)

APELADO: TEDE TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

EMENTA

AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO COMUM. processual civil. legitimidade passiva. inpi. litisconsórcio necessário. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INPI. LEI 9.279/96. REGISTRO DE MARCA. RESTABELECIMENTO. CONFLITO COM NOME EMPRESARIAL. CRITÉRIOS. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA.

1. Como o pedido versa sobre a declaração de nulidade de registro de marca concedida pelo INPI, este possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide que ataca o ato administrativo por si praticado, estando configurada hipótese de litisconsórcio passivo necessário (Art. 114, CPC).

2. A colidência entre nome empresarial e marca não é resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade/precedência, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço.

3. A tutela ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de competência da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais.

4. Não há problemas de coexistência do nome empresarial da demandada com a marca inicialmente concedida à parte autora, pois atuam em segmentos distintos de mercado, do que se extrai a impossibilidade de haver confusão do público consumidor, associação indevida ou, ainda, concorrência desleal; e ausência de violação das normas da LPI com a concessão do registro de marca anulado pela autarquia.

5. Outrossim, e própria concessão do registro da marca na classe 39 à 2ª requerida está eivado de nulidade, violando o disposto no art. 128, § 1º da LPI, uma vez que a empresa não desempenha, de fato, as atividades de transporte rodoviário de cargas.

6. Mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade dos atos administrativos do INPI que anularam o registro da marca "TRANSDUARTE" inicialmente concedido à autora e que deferiram o registro da marca "TRANZ DUARTE" à 2ª demandada; bem como vedando à 2ª demandada a utilização da marca para identificação de eventuais serviços de transporte (classe 39) e do domínio eletrônico indicado na inicial.

7. Recursos de apelação desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento às apelações, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 28 de abril de 2021.


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Extrato de Ata
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Tribunal Regional Federal da 4ª Região

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO Telepresencial DE 28/04/2021

Apelação Cível Nº 5010395-13.2012.4.04.7108/RS

RELATOR: Desembargador Federal ROGER RAUPP RIOS

PRESIDENTE: Desembargador Federal ROGER RAUPP RIOS

PROCURADOR (A): RICARDO LUÍS LENZ TATSCH

SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA: EDUARDO LIVIO DAIMOND por TRANZ DUARTE LTDA

SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA: JOICE MARTINS DE OLIVEIRA por TEDE TRANSPORTES LTDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)

APELANTE: TRANZ DUARTE LTDA (Sociedade) (RÉU)

ADVOGADO: EDUARDO LIVIO DAIMOND (OAB MG119376)

APELADO: TEDE TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

ADVOGADO: JOICE MARTINS DE OLIVEIRA (OAB SP236393)

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Telepresencial do dia 28/04/2021, na sequência 14, disponibilizada no DE de 16/04/2021.

Certifico que a 1ª Turma, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:

A 1ª TURMA DECIDIU, POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES.

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador Federal ROGER RAUPP RIOS

Votante: Desembargador Federal ROGER RAUPP RIOS

Votante: Juiz Federal ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL

Votante: Juiz Federal FRANCISCO DONIZETE GOMES

MARIA CECÍLIA DRESCH DA SILVEIRA

Secretária


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