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21 de Junho de 2021
2º Grau
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Detalhes da Jurisprudência
Órgão Julgador
SEGUNDA TURMA
Julgamento
11 de Maio de 2021
Relator
MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE
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Inteiro Teor

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300, 6º andar - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90010-395 - Fone: (51) 3213-3161 - Email: gmfatima@trf4.gov.br

Apelação Cível Nº 5003167-58.2019.4.04.7005/PR

RELATORA: Desembargadora Federal MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE

APELANTE: HERCULES COMPONENTES ELETRICOS LTDA (AUTOR)

ADVOGADO: CASSIANO GARCIA DA SILVA (OAB PR049156)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)

APELADO: HÉRCULES MOTORES ELÉTRICOS LTDA (RÉU)

ADVOGADO: ALINE HINCKEL HERING (OAB SC031382)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

RELATÓRIO

HÉRCULES COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA. ajuizou ação ordinária em face do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e de Hércules Motores Elétricos Ltda. objetivando fosse decretada a nulidade do ato daquele ente público que declarara a nulidade da marca mista, de natureza serviços, “Hércules Componentes Elétricos”, na NCL 8 (35), no Processo nº 827659423 publicada na RPI nº 2408, de 01/03/2017, restabelecendo a vigência do registro em questão para todos os efeitos. Atribuiu à causa o valor de R$ 20.000,00 (evento 1).

Encerrada a instrução, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Honorários sucumbenciais, pela autora, fixados em R$ 10.000,00 e R$ 3.000,00, para os patronos da empresa Hércules Motores Elétricos Ltda. e do INPI, respectivamente (evento 83).

Apelou a demandante, sustentando que: (a) utilizava o nome “Hércules” desde o ano de 1997, e assim, restou comprovado a existência da empresa muito antes do registro da marca; (b) o INPI declarou a nulidade da marca provocado pela 2ª demandada, no âmbito administrativo, tendo deixado de analisar o direito de precedência; (c) o entendimento baseado no sistema atributivo vem sendo modificado ante o princípio da boa-fé e o direito da propriedade; (d) o direito de revisão das decisões administrativas está expressamente previsto no art. , inc. XXXV, da CF/88, o qual garante o direito à Justiça para defesa de direitos individuais violados; (e) a empresa apelada fez uso de reserva de mercado quanto à marca, haja vista o depoimento do respectivo preposto, bem como o fato de ter assinalado "não" na declaração de atividade no tocante à hipótese do art. 128 da Lei nº 9.279 (evento 92).

Com contrarrazões (eventos 99 e 103), os autos foram remetidos a esta instância, vindo conclusos.

VOTO

A sentença atacada - da lavra do Juiz Federal Substituto MURILO SCREMIN CZEZACKI - encontra-se redigida nestes termos (destaques no original):

[...]

2.1. No caso, a autora pretende a declaração de nulidade da decisão que anulou o registro de sua marca perante o INPI, invocando em seu favor o direito de precedência.

A legislação assim dispõe (Lei nº 9.279/1996 - LPI):

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

(...)

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

Inicialmente, há que se destacar, quanto à alegada colidência existente entre denominação e marca, que a discussão não está restrita pura e simplesmente à análise da anterioridade fática, conforme defende a parte autora nos autos.

Na verdade, a interpretação do art. 124, inciso V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca — que possui proteção nacional —, torna-se necessário, nessa ordem, que:

(i) a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional; e

(ii) a reprodução ou imitação seja suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação e evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.
2. A nova Lei de Propriedade Industrial, ao deixar de lado a linguagem parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 - corresponde na lei anterior ao inciso V, do art. 124 da LPI -, marca acentuado avanço, concedendo à colisão entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência.
3. A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes.
4. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de "alto renome" (ou"notória", segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.
5. Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes.
6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca - que possui proteção nacional -, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja "suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos". Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada.
7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
8. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, que denegou a segurança.
(REsp 1204488/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011)

Em reforço, a respeito da confusão na utilização da mesma marca, vale citar também o julgado contido no Informativo de Jurisprudência nº 548, de 22/10/2014, em situação similar à presente:

O uso, por quem presta serviço de ensino regular, da mesma marca anteriormente registrada, na classe dos serviços de educação, por quem presta, no mesmo Município, serviços de orientação e reeducação pedagógica a alunos com dificuldades escolares viola o direito de uso exclusivo de marca. O registro da marca, embora garanta proteção nacional à exploração exclusiva por parte do titular, encontra limite no princípio da especialidade, que restringe a exclusividade de utilização do signo a um mesmo nicho de produtos e serviços. Assim, uma mesma marca pode ser utilizada por titulares distintos se não houver qualquer possibilidade de se confundir o consumidor. Para se verificar a possibilidade de confusão na utilização da mesma marca por diferentes fornecedores de produtos e serviços, deve ser observada, inicialmente, a Classificação Internacional de Produtos e de Serviços, utilizada pelo INPI como parâmetro para concessão ou não do registro de uma marca. É verdade que a tabela de classes não deve ser utilizada de forma absoluta para fins de aplicação do princípio da especialidade, servindo apenas como parâmetro inicial na análise de possibilidade de confusão. Porém, na hipótese, embora os serviços oferecidos sejam distintos, eles são complementares, pois têm finalidades idênticas, além de ocuparem os mesmos canais de comercialização. REsp 1.309.665-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 4/9/2014.

De forma que se torna primordial, no caso dos autos, a análise da exclusividade do uso da marca no território nacional e da possibilidade de haver eventual confusão pelo consumidor das marcas apresentadas nos autos, tendo em conta, em especial, a finalidade dos produtos/serviços oferecidos.

No caso, então, passa-se, neste momento, à análise das provas contidas nos autos.

2.2. O processo administrativo nº 827489439 foi acostado aos autos no E1, PROCADM5 e indica que a empresa Mueller Eletrodomésticos S/A, em 16/05/2005, requereu o registro de marca perante o INPI, de apresentação nominativa, natureza de produto, com nome "HÉRCULES", NCL (8) 09 e especificação dos seguintes produtos/serviços:

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EM GERAL; COMPONENTES ELÉTRICOS; TRANSFORMADORES, FIOS ELÉTRICOS; CABOS ELÉTRICOS; INVERSORES DE FREQUÊNCIA; CONFIRMAR OUTROS PRODUTOS. (ELETRODOMÉSTICOS), LAVADORA DE ROUPA AUTOMÁTICA, LAVADORAS, CENTRÍFUGAS, LAVAGEM (MÁQUINAS PARA -) LIMPEZA, LAVAGEM (MÁQUINAS PARA -) (ROUPAS), MÁQUINAS CENTRÍFUGAS, MÁQUINAS DE LAVAR, SECADORAS ROTATIVAS, BEM COMO RESPECTIVOS COMPONENTES E ACESSÓRIOS.

O depósito do pedido de registro ocorreu em 13/05/2005.

O pedido foi aprovado sob nº RPI 1915, com publicação em 18/09/2007 e a retirada da especificação dos produtos incompatíveis com a NCL (8) 09, nos seguintes termos:

RETIRADOS DA ESPECIFICAÇÃO; CONFIRMAR OUTROS PRODUTOS (ELETRODOMÉSTICOS), LAVADORA DE ROUPA AUTOMÁTICA, LAVADORAS, CENTRÍFUGAS, LAVAGEM (MÁQUINA PARA -) LIMPEZA, LAVAGEM (MÁQUINAS PARA -) (ROUPAS), MÁQUINAS CENTRÍFUGAS, MÁQUINAS DE LAVAR, SECADORAS ROTATIVAS, BEM COMO RESPECTIVOS COMPONENTES E ACESSÓRIOS.

Após, em 09/07/2010, foi feito pedido de transferência de marca por cessão pela empresa ré Hércules Motores Elétricos Ltda., cessão esta que foi efetuada entre esta última e a empresa Mueller Eletrodomésticos S/A em 31/05/2010.

O pedido de prorrogação de registro de marca foi então efetuado pela empresa ré Hércules Motores Elétricos Ltda em janeiro/2018.

No E1, PROCADM6 foi acostado o processo administrativo n. 827659423, relativo ao pedido de registro de marca efetuado pela empresa autora perante o INPI em 29/07/2005 (o pedido pela empresa Mueller, à época, aconteceu em 16/05/2005), de apresentação mista, natureza de serviço, com nome "HÉRCULES COMPONENTES ELÉTRICOS", NCL (8) 35 e especificação dos seguintes produtos/serviços:

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS TAIS COMO: CONTATORES, RELE METÁLICOS, DEJUNTORES, INVERSOR DE FREQUÊNCIA, SOFT STARTER, MOTORES ELÉTRICOS, GERADORES ELÉTRICOS, CONSOLADORES PROGRAMÁVEIS, PAINÉIS DE COMANDO PARA MOTORES.

O depósito do pedido de registro ocorreu em 25/05/2005 (da empresa ré aconteceu em 13/05/2005, conforme acima relatado).

A constituição inicial da empresa autora ocorreu em 12/06/1997.

O pedido foi sugerido para aprovação sob nº RPI 1919, com publicação em 16/10/2007, sem direito ao uso exclusivo da expressão "COMPONENTES ELÉTRICOS".

Em 26/01/2012 houve petição de marca para cumprimento de exigência, quanto ao pagamento de valor complementar relativo ao Certificado de Registro e a Protação ao Primeiro Decênio.

O registro foi, então, concedido em favor da parte autora somente em 16/04/2013 (E1, OUT10). Destaca-se, neste momento, por oportuno, que a empresa ré teve o registro da marca em seu favor em 04/12/2007 (E35, ANEXO6/7).

Após, em 10/10/2013, houve apresentação de pedido de nulidade de marca pela empresa ré Hercules Motores Elétricos, que foi provido, tendo sido declarado nulo o registro da empresa autora, nos termos em que citados na inicial.

2.3. Desde logo, há que se destacar que o pedido de registro de marca, o depósito do respectivo registro efetuado, originalmente, pela empresa Mueller, foi anterior aos atos praticados pela empresa autora, conforme se conclui da leitura dos atos acima relatados.

A respeito, vale registrar a regularidade na cessão ocorrida entre estas empresas, uma vez que o contrato social anexado ao E66 demonstra que, quando da constituição da empresa ré, o que ocorreu em 14/06/2005 (ANEXO14/15) a empresa cedente Mueller Eletrodomésticos S/A fazia parte de seu quadro societário, tendo deixado de fazer parte do mesmo, no ano 2010 (ANEXO5/7), ocasião na qual foi efetivado o referido ato de cessão de marca entre as empresas.

Na época de sua constituição a empresa ré tinha como objeto social "a exploração de atividades de comércio, fornecimento, distribuição, importação e exportação de motores elétricos, de qualquer tipo, forma de acionamento e utilização de energia, de uso doméstico e industrial, bem como seus componentes e acessórios".

Quando da retirada da empresa Mueller do quadro societário da empresa ré o objeto social principal era "a exploração de atividade de fabricação de motores elétricos, de qualquer tipo, forma de acionamento e utilização de energia, para uso doméstico e industrial, bem como seus respectivos componentes e acessórios, bem como a exploração de atividades de comércio, fornecimento, distribuição, importação e exportação de motores elétricos, de qualquer tipo, forma de acionamento e utilização de energia, de uso doméstico e industrial, bem como seus componentes e acessórios".

A atividade de fabricação de motores elétricos passou a fazer parte do objeto social da empresa ré já em 30/09/2005, momento em que houve a primeira alteração contratual da empresa (ANEXOS 2/3).

Há que se observar, portanto, que tanto a empresa autora como a empresa ré possuem por objeto o comércio de motores elétricos, entre outros equipamentos, não obstante somente esta última seja fabricante destes produtos.

2.4. Passa-se, neste momento, a citar a prova oral produzida em juízo (EE64/65).

Eu seu depoimento pessoal, o representante legal da autora, Sr. Adilar Benedetti da Costa, disse que a empresa autora Hércules foi constituída em 1997, no mês de junho. Que a empresa foi dividida entre os irmãos em várias empresas (JVEL, Hercules e Marcel). Montaram, 'tocaram' a empresa e requereram a marca que lhe foi concedida. Que veio a manifestação da ré requerendo a nulidade da marca. Que não deram muito importância porque acreditavam que o pedido não teria procedência. Que foi comunicado, extrajudicialmente, sobre a nulidade e, em razão disso, ajuizou esta ação. Que propôs um acordo em Timbó-SC, na ação que lá tramitou, para fazer um acerto, uma vez que uma de suas irmãs tem uma loja que, inclusive, vende um dos motores fabricados pela empresa ré. Que requereu em julho de 2005 seu registro e o registro da empresa ré foi requerido em data muito próxima ao seu pedido, em maio de 2005. Que o registro da empresa ré é anterior ao seu. Que na época do pedido já usava esta marca, com os mesmos sinais que possui até hoje. Soube da existência da outra marca em 2015 e na época do pedido administrativo não sabia disso. Que vende material elétrico e motores elétricos, todo equipamento de controles e automação para indústria. Que não comercializa motor produzido pela empresa ré. Que sua irmã tem a empresa JVEL que é revendedora de produto da empresa ré desde 2015. Que a empresa ré comercializa motores, pelo que sabe. São motores similares que ambas comercializam. A ré também vende motores para indústria para a mesma finalidade. A autora não contestou o pedido da empresa ré perante o INPI. A abrangência da autora é todo o território nacional, em especial, quanto aos componentes elétricos. Que tem muitos clientes em MT e RO. Que faz propaganda em outdoor constando seu nome. Que já efetuou venda no Paraguai mas não é o foco da empresa autora. Que já houve confusão entre as empresas, no seguinte sentido, veio até a sua empresa o cliente apresentando motor com problema, de fabricação da parte ré, que ela, empresa autora, fez o reparo e não cobrou por isso (VÍDEO1).

Do referido depoimento constata-se que a própria autora admitiu que os motores que as empresas autora e ré comercializam são similares e possuem a mesma finalidade, bem como que não contestou o pedido efetuado pela empresa ré perante o INPI. Confessou, também, a existência de confusão entre as duas empresas pelos clientes. Houve, ainda, o relato de que a empresa autora atua em várias estados do território nacional, inclusive com atuação, no passado, em outro país.

A testemunha da parte autora Adir Antonio Grande, disse que é proprietário de uma empresa que comercializa motores novos e usados, além de efetuar manutenção em motores elétricos. Que conhece a empresa autora desde 1992, quando abriu a primeira empresa em Toledo, que, na época, tinha outro nome e depois, em 1997, transformou-se em Hércules Componentes Elétricos. Que a marca é composta pelo desenho de um homem. Que é assistente técnico da empresa ré e também trabalha com produtos da empresa autora. Que não há confusão entre os produtos. Que compra peças da empresa autora e motores elétricos, trabalha com a empresa ré. Que iniciou o relacionamento com a empresa ré há cerca de 5/6 anos. Que não fabrica motores, ele compra e vende motores e trabalha com manutenção. Que a empresa autora também vende motores elétricos, mas ele comercializa motores somente da empresa ré. Que a empresa autora atua em toda região oeste pelo que sabe. Que recebe tanto motor adquirido da empresa autora como da empresa ré, sendo que é possível fazer essa diferenciação. Que é cliente da empresa autora há 20/22 anos. Que o símbolo desta sempre foi um desenho de um homem em forma de raio. Que nunca fez confusão entre os produtos das empresas. Que pelo que sabe nenhum cliente seu apresentou confusão entre as marcas (VÍDEO2).

Não obstante esta testemunha tenha citado a inexistência de confusão entre os produtos comercializados entre as empresas autora e ré, o próprio representante legal da empresa autora admitiu tal fato.

O preposto da empresa ré Drauzio Oliveira de Menezes Júnior, engenheiro e diretor da empresa ré, disse que ocupa o cargo de Diretor Comercial da empresa, na qual há dois diretores por unidade e mais um por unidade industrial. Que ingressou na empresa em 2007 e foi colher os dados de identidade da marca para utilizá-la de modo correto. Que o grupo Mueller que fabrica lavadora de roupas há 70 anos solicitou o registro da marca em maio/2005, com pedido deferido em 2007. A Mueller era controladora do grupo, na época, da unidade de fogões e motores elétricos. Hoje existe a Mueller participações, que controla as unidades do grupo, as quais são independentes entre si. Que entrou com o registro, que não foi contestado em nenhum momento. Que a empresa ré atua, inclusive, em mercado internacional, com registro de marca em nove países. Que primeiro entram com o pedido de registro de marca no país. Que sua concorrente é a Weg. Que hoje é a segunda maior empresa de motores elétricos no país. Que todos os meses recebem notificações de pessoas que querem utilizar a marca, que passam pela sua equipe jurídica e de marketing. Que, como tem direito a marca, analisam a colidência e concordam ou não, com o direito de uso da marca. Que fabricam e comercializam motores elétricos. Que entenderam que a marca da empresa autora gera colidência com a marca da empresa ré. Que em visita à cliente obteve informação de confusão das marcas recentemente. Que a empresa ré está tendo perda regional. Que possui anteriormente o registro de marca. Que soube da colidência quando as empresas de patente e marca o informou pelos escritórios de advocacia. Que a petição de nulidade foi apresentada por volta de 2012/2013. A confusão começou a se intensificar mais recentemente. Que há clientes dizendo que em Cascavel, Hercules é Weg, mas não é. As empesas autora e ré vendem motores elétricos. O motor é fornecido para revendas e clientes finais e, para o cliente há confusão quanto à marca. Que o motor de ambas as empresas pode ser utilizado em cooperativa e em aviários. Que iniciaram o uso da marca em 2007, quando concedido o registro. Na época, a empresa ré tinha 30 funcionários e hoje tem 500 funcionários. Que no início de sua carreira trabalhou para a empresa autora, o que ocorreu nos anos de 2004/2005, na condição de estagiário. A Mueller requereu o pedido da marca, solicitando a existência de empresa, como não havia, foi formada a empresa ré. O pedido foi feito para componentes elétricos e geradores, que ainda não é fabricado pela empresa ré. A Hércules Motores Elétricos foi constituída em junho/2005, posterior à solicitação do registro de marca. A marca foi concedida em dezembro/2007 e a Mueller cedeu o direito da marca à ré, porque eram do mesmo grupo (VÍDEO3).

Conforme já anteriormente indicado, o contrato social da empresa ré realmente corrobora esta situação, de que a empresa Mueller Eletrodomésticos fazia parte do quatro societário da empresa ré, quando de sua constituição. Destacou, também, que a empresa ré atua no mercado interno e internacional.

O informante da parte autora Eder Fabio da Silva, disse que é vendedor da empresa autora, desde julho de 2002, que a razão social da empresa é o mesmo desde então. Que não houve alteração do desenho do logotipo desde então. Que tomou conhecimento da existência da empresa ré há 6/7 anos. Que recebe, algumas vezes, ligação de pessoas procurando a empresa ré. Que a empresa autora tem página na internet e tem ISO9002 ou 9001. Que a empresa autora atua em âmbito nacional. Que hoje não há mais a confusão, mas, na época de início de atuação da empresa ré, havia confusão. Que não conhece na região propaganda da empresa ré. Que em um outdoor de Cascavel consta ‘em Cascavel WEG é Hércules, soluções WEG mais perto de você’. Que não acompanha muito o registro de marca. Que iniciou no cargo de expedição. Que antes entregava ingressos para festas no estabelecimento Cowboy Sallon, onde a empresa autora era uma das patrocinadoras e constava somente seu nome e não o logotipo. Que desde que ingressou na empresa autora o logotipo não mudou. Que entende que a diferença entre as duas empresas é que uma revende motor elétrico de outra fabricante e a empresa ré fabrica o motor (VIDEO4).

Novamente há o relato de confusão entre as empresas autora e ré e a atuação daquela no âmbito nacional.

O informante da parte autora Edson Luis dos Santos Oliveira, vendedor da empresa autora, disse que trabalha na empresa desde que fundada, em 1997. Que a empresa se chamava, na época, Malcim Eletromotor. Depois passou a trabalhar na Hércules Componentes Elétricos e ambas já se apresentavam com o mesmo logotipo de hoje. Que passou a usar a marca registrada, tem site, há cerca de dez anos. Que a empresa autora fez investimento em ISO. Que conhece a empresa ré e de uns anos para cá passaram a conhecer também por meio de clientes. Que nunca entraram em contato com a empresa ré. Que a empresa autora sempre trabalhou com a Weg. Não sabe como surgiu a empresa ré. Que não sabe da anulação da marca. Somente ouviu algum comentário nesse sentido, mas continuaram a usar a marca. Que atua no território nacional e são comuns vendas para fora do Estado. Que clientes ligaram para a empresa autora questionando sobre os motores da ré, mas eles achavam que estavam ligando para a empresa ré e, na verdade, tratava-se da empresa autora. Que sempre atuou como vendedor e ganhou novas atribuições desde então. A empresa autora vende materiais elétricos, motores, automação, inversor de frequência e presta serviços e a ré é uma indústria de motores. Que a empresa autora é revendedora de produtos da Weg, que é concorrente da empresa ré. Que passou a ter conhecimento da empresa ré há cerca de 7 anos (VIDEO5).

Mais uma vez, o informante acima indicou a confusão entre as empresas autora e ré pelos clientes e a atuação da primeira no território nacional.

A testemunha da parte autora Francisco Maria Ayala Barreto é proprietário da empresa UCID, com sede em Santa Tereza do Oeste, desde 2008; que conhece a empresa autora desde aproximadamente 2001; que o logotipo da empresa autora sempre foi o mesmo, pelo que se lembra; que faz compras da empresa autora que lhe fornece componentes; que a empresa autora tem ISO e não se lembra se tem site; que não tem conhecimento exato do território de atuação desta empresa, mas sabe que comercializa fora do estado do Paraná; que trabalha como fabricante de produtos agrícolas, que utilizam componentes elétricos (inversores de frequência, contactores); que ouviu falar recentemente da empresa ré em um aeroporto; que este fato o remeteu à empresa autora; que abriu a empresa em outubro/2001 e desde sua fundação teve o fornecimento de produtos pela Weg; que o lotipo da empresa autora tem a figura de um boneco, que remete à idéia de Hércules, com um raio, que é o simbolo de eletricidade; que parece que a empresa autora nunca mudou esse logotipo (VIDEO6).

A confusão entre as duas empresas foi também citada pela testemunha Francisco, bem como a atuação da empresa autora fora do estado do Paraná, inclusive.

O informante da empresa ré João Felipe De Mari disse que é vendedor externo da empresa ré; que antes trabalhava para uma multinacional alemã, com ramo de adequação de máquinas; que a empresa ré trabalha com venda de motores elétricos e atua no mercado há 14 anos; que mudou de empresa porque recebeu um convite da empresa ré para conhecer a fábrica e viu o potencial da empresa, assim como para seu crescimento pessoal e profissional; que a empresa ré tem mais de 400 funcionários e sempre atuou com o mesmo nome; que atende ao mercado interno e externo; que, em alguns países, há o registro da marca; que a empresa ré tem títulos nacional, INMETRO e internacional para venda perante a união européia; que há três anos, quando saiu de SP e veio a Cascavel, teve conhecimento da empresa autora e passou a ser fornecedor específico para a empresa autora; que não conhece o território de atuação da empresa autora; que já viveu uma confusão das duas empresas; que faz parte do seu dia a dia inclusive esclarecer esta diferenciação; que recentemente um cliente de Matelândia questionou o motor para ser aplicado e teve conhecimento de que se tratava de motores da empresa autora; que a empresa autora também vende motores elétricos; que tem o show rural, uma das maiores feiras de agronegócio da America Latina, com exposição de várias empresas, o que pode causar confusão; que a empresa ré expõe nessa feira; que as maiores cooperativas do Brasil se localizam nesta região, maior exportadora de carne branca do Brasil; que há fabricantes de diversos seguimentos e todos utilizam motores elétricos; que passa todos os dias por esta situação, de explicar a diferença entre as duas empresas; que a empresa é normalmente tratada como "Hércules"; que reside em Cascavel há 03 anos; que trabalha na empresa ré há 08 meses; que a empresa teve o nome escolhido e definido pela diretoria; que acredita que a empresa foi registrada sim; que, quanto à capacidade dos motores, a empresa ré produz de 016 a 15 CV com projeto de lançamento de até 20 cv até final de 2020 e até 500 CV ao longo dos anos; que conhece a empresa Weg e não sabe qual a capacidade de seus motores; que a Hércules Motores Elétricos e a Weg são concorrentes (VIDEO7).

A situação de confusão das empresas foi narrada em outra oportunidade, ratificando os depoimentos anteriores, bem como esclarecida a atuação da empresa ré no âmbito nacional e internacional.

Por fim, o informante da empresa ré Maicon Muraro disse que é supervisor de marketing e trabalha há 04 anos e 06 meses na empresa, que fabrica e vende motores elétricos, inversores, partes e peças/componentes; que atua no mercado há 14 anos; que há cerca de 480/500 colaboradores; que a empresa ré sempre atuou com o mesmo nome; que a empresa ré vende a nível nacional e internacional; que tem o registro com o nome de marca no Canada, em El Salvador., na Guatemala, na Bolivia, no Paraguai, no Uruguai, no Peru em processo de homologação, perante EUA, Costa Rica e Chile; que a empresa ré tem títulos internacionais, é certificada pela ISO9000, pelo INMETRO, pelo selo CE (exportação para a Europa) e em processo de homologação do selo UL (exportação para os EUA); que tomou conhecimento da existência da empresa autora em 2017 pelo escritório de marcas e patentes, que atua com motores elétricos em Cascavel, pelo que sabe; que já vivenciou a confusão das empresas, em 2018, quando participou do show rural; que chegou num potencial cliente como sendo da Hércules e, em princípio, foi entendido como se fosse da empresa autora; que a empresa ré investe bastante em marketing por ano; que tem vários pontos de frontlight, painéis publicitários em aeroportos, anúncios em revistas segmentadas de circulação nacional e feiras as quais participa; que o cliente que compra produtos na empresa ré é o mesmo que compra na empresa autora, os destinatários são os mesmos; que desconhece quando surgiu a marca da empresa ré; que a marca pertencia a empresa Mueller; que não sabe quem deu entrada no pedido de registro; que a empresa ré iniciou sua atuação, pelo que sabe, em 2005 (VIDEO8).

Está evidente, portanto, que as empresas autora e ré fazem uso da marca "Hércules" há bastante tempo, inclusive, anteriormente aos seus respectivos registros perante o INPI.

Também está claro que a empresa autora presta seus serviços e vende produtos em vários estados do território nacional, ao passo que a empresa ré também comercializa no Brasil e no exterior.

A parte autora, em adição, comprovou nos autos que faz uso do nome 'Hércules"desde 1997. De fato, reafirma-se, a prova oral indica o uso pela empresa autora da marca, ora questionada, anteriormente ao seu pedido de registro efetuado perante o INPI.

Por outro lado, a prova produzida nestes autos também demonstra que o pedido de registro, pela empresa ré, foi anterior ao pedido efetuado pela empresa autora; que a empresa autora em nenhum momento apresentou qualquer questionamento administrativo quanto à questão; bem como que, especialmente, pelo fato de as duas empresas terem como objetivo o mesmo segmento de clientes, há sempre bastante confusão entre as duas que, inevitavelmente, acaba acarretando prejuízo aos consumidores.

2.5. Há que se definir, portanto, qual o direito aplicável à espécie. Deve se decidir se prevalece o plano fático (uso da marca há mais tempo, conforme deseja a parte autora) ou se prevalece o plano jurídico (pedido de registro efetuado em primeiro lugar, como defende a empresa ré). Além disso, deve-se ponderar se há possibilidade de permanência de ambas as marcas no mercado e se o pedido de registro efetuado pela Muller (com posterior cessão para a ré) foi irregular.

Pois bem.

A colidência das marcas está evidente nos autos, pois ambas empresas atuam no mesmo segmento (motores e peças elétricas).

Sua confusão entre os clientes também está comprovada nos autos.

A parte autora sustenta a nulidade do ato administrativo bem como, na eventualidade, a possibilidade de manutenção das marcas para as duas empresas, pois apresentam classificações diferentes no INPI.

Contudo, nos termos do julgado acima mencionado, a existência de confusão no mercado entre elas impossibilita esta última situação, ainda que as classificações dos produtos sejam um pouco diferentes. Como disse o STJ, se houver afinidade de comércio, a ponto de gerar confusão, o critério das classes dos produtos deve ceder, o que justamente se observa nesse caso, conforme obtido com a prova oral.

Afastada, assim, esta possibilidade.

2.6. A questão da alegada irregularidade quanto ao pedido de registro ter sido efetuada pela empresa Mueller Eletrodomésticos e depois cedida à empresa ré não se sustenta nos autos.

Consoante já anteriormente relatado, o pedido de registro foi efetuado por aquela empresa porque estava em andamento, à época, a constituição da empresa ré.

Ademais, o contrato social anexado ao feito evidenciou que a empresa ré foi composta inicialmente pela empresa Mueller Eletrodomésticos, entre outros sócios, tendo havido posteriormente a cessão da marca à empresa ré, em 2010, quando também houve a retirada daquela do quadro societário da empresa ré.

Não pode-se falar em reserva de mercado, pois desde o pedido de registro efetuado no INPI a parte ré desejava investir e comercializar motores elétricos.

Nem se diga que haveria intuito doloso, pois as empresas ora em debate nem se conheciam à época, tanto é que não sabiam da existência uma da outra.

Em reforço, a respeito do assunto, a legislação não proíbe esta situação de cessão de registro de marca. Inclusive a caducidade alegada pela parte autora opera em 5 anos quando a marca permanece sem utilização, conforme prevê o art. 143 da LPI, o que, evidentemente, não é o caso, diante dos investimentos realizados na expansão do objeto da empresa.

Aliás, a legislação, em seu art. 134 da LPI permite a cessão do pedido de registro e o registro, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para tanto.

2.7. Por fim, quanto ao suscitado direito de precedência, as provas dos autos levam à conclusão de que a empresa autora utilizava a marca 'Hércules" antes mesmo de 2005, ano em que requerido o sobredito e questionado registro por ambas empresas.

Todavia, a legislação de propriedade industrial possui caráter atributivo, onde, em regra, quem registra em primeiro lugar, ganha (first come, first served):

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL. MARCAS MISTAS. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E ESPECIFICIDADE/ESPECIALIDADE. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - CUP. (...) Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput, e § 1º da Lei n. 9.279/1996. (REsp 1190341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014 e REsp 899.839/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 01/10/2010). (...) (REsp 1184867/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 06/06/2014)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MARCA. NOME COMERCIAL. RECURSO PROVIDO. EFEITOS INFRINGENTES. 1. A tutela ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de competência da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais. Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput, e § 1º da Lei n. 9.279/1996. (REsp 1190341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014 e REsp 899.839/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 01/10/2010). [...] (TRF4, AC 2007.71.00.011752-2, Quarta Turma, Relator Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, D.E. 05/02/2016)

E isso não se altera por eventual nome empresarial criado anteriormente e que esteja restrito a âmbito de alguns poucos Estados (REsp 1204488/RS) ou de eventual domínio na internet (REsp 1.238.041/SC), dada a diversidade dos núcleos.

Para ilustrar, seguem os precedentes:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação e evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.
2. A nova Lei de Propriedade Industrial, ao deixar de lado a linguagem parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 - corresponde na lei anterior ao inciso V, do art. 124 da LPI -, marca acentuado avanço, concedendo à colisão entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência.
3. A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes.
4. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de "alto renome" (ou"notória", segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.
5. Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes.
6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca - que possui proteção nacional -, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja "suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos". Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada.
7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
8. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, que denegou a segurança.
(REsp 1204488/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011)

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. DIREITO DE EXCLUSIVA. LIMITAÇÕES. EXISTÊNCIA DE DUPLO REGISTRO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. PRINCÍPIO "FIRST COME, FIRST SERVED". INCIDÊNCIA.
1. Demanda em que se pretende, mediante oposição de direito de exclusiva, afastar a utilização de termos constantes de marca registrada do recorrente.
2. O direito de precedência, assegurado no art. 129, § 1º, da Lei n. 9.729/96, confere ao utente de marca, de boa-fé, o direito de reivindicar para si marca similar apresentada a registro por terceiro, situação que não se amolda a dos autos.
3. O direito de exclusiva, conferido ao titular de marca registrada sofre limitações, impondo-se a harmonização do princípio da anterioridade, da especialidade e da territorialidade.
4. "No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio 'First Come, First Served', segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro". Precedentes.
5. Apesar da legitimidade do registro do nome do domínio poder ser contestada ante a utilização indevida de elementos característicos de nome empresarial ou marca devidamente registrados, na hipótese ambos os litigantes possuem registros vigentes, aplicando-se integralmente o princípio "First Come, First Served".

6. Recurso especial desprovido.
(REsp 1238041/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 17/04/2015)

Ressalta-se que o sistema atributivo não é, contudo, absoluto, existindo diversas exceções na legislação que demonstram a influência do sistema declarativo, a exemplo do direito de precedência ao registro, previsto no art. 129, § 1º, LPI, consoante já acima explicitado.

Segundo o referido dispositivo, ainda que a titularidade da marca seja adquirida com o registro, é garantido o direito de preferência àquele que "de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir [...] produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim".

A discussão, porém, gira em torno de como exercer esse direito de precedência.

Não obstante a ausência de previsão legal quanto a esta questão, a jurisprudência firmou o entendimento de que o exercício desse direito somente pode se dar antes de haver um registro, ou seja, trata-se de um direito a ser exercido no âmbito do processo administrativo em trâmite perante o INPI. Nesse sentido, colaciona-se farta jurisprudência das Cortes Regionais Federais:

ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO E USO DE MARCA. INPI. LEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 175 DA LEI 9.279/96. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PEDIDO ALTERNATIVO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA. - Uma vez que o INPI emitiu o ato administrativo impugnado, detém a autarquia legitimidade para figurar como ré no processo na condição de litisconsorte passivo necessário (art. 47 do CPC), não havendo falar em mera posição de assistente. - A aquisição da propriedade sobre a marca adquire-se pelo registro, e não pelo uso. - [...]. (TRF4, AC 5064964-51.2013.404.7100, TERCEIRA TURMA, Relatora MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, juntado aos autos em 25/01/2017)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MARCA. REGISTRO PROMOVIDO JUNTO AO INPI. ADJUDICAÇÃO DA MARCA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. É o registro e não o uso anterior (embora decorrente de denominação social) quem constitui o direito à propriedade da marca. Por força do art. 129 da Lei 9.279/96 o direito à utilização da marca pertence à ré, ante a precedência do registro válido, eficaz e em vigor. Eventual alegação de direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96) não vem ao encontro da pretensão da autora, porquanto demonstrado o desuso de fato da 'marca' PITYLULY'. Considerando que a empresa autora encontra-se sem a utilização da marca (que inclusive encontra-se arquivada com novo pedido pendente de análise pelo INPI), bem assim o registro validamente feito pela ré, com uso de logomarca diversa da autora, em vigor até 05 MAI 2022, juntamente com a ausência de responsabilidade civil das rés, a improcedência da demanda é medida que se impõe. (TRF4 5009584-53.2012.404.7205, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 19/12/2016)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ART. 129, § 1º, DA LEI Nº 9.279/96. NECESSIDADE DE QUE O DETENTOR DO DIREITO DE PREFERÊNCIA SE OPONHA À CONCESSÃO DA MARCA E AO REGISTRO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, SOB PENA DE PRECLUSÃO. INSTITUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PRESCRIÇÃO. Improvimento da apelação. (AC 200872130004023, CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, TRF4 - TERCEIRA TURMA, D.E. 27/01/2010).

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME EMPRESARIAL. MARCA. COLIDÊNCIA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. 1. De acordo com o art. 124, V, da LPI, não é admitido em nosso sistema marcário o registro de elementos definidores de nome de empresa ou título de estabelecimento quando pertencentes a terceiros e na medida em que o emprego possa gerar situações de confusão ou associação. Contudo, no caso em tela, verifica-se que tanto a empresa-ré, ora apelada, quanto à autora ostentam em seu nome comercial a expressão "CSI", elemento característico do registro concedido à primeira. Dessa forma, considerando que adotamos o sistema de registro do tipo atributivo, o dilema há de ser resolvido de forma que seja declarado o direito em favor daquele que primeiro depositou o pedido de registro da marca. 2. O direito de precedência, previsto no art. 129, § 3º, da LPI, somente pode ser exercido antes de haver um registro, o que significa dizer que se trata de um direito a ser exercido no âmbito do processo administrativo instaurado perante o INPI. Assim, com a conclusão do procedimento administrativo e a concessão da marca, sem que tenha havido qualquer oposição por parte do detentor do direito de precedência, não cabe invocá-lo para anular judicialmente o registro de outrem, ante a ocorrência de preclusão. 3. Apelação desprovida.(AC 200851018073575, Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, TRF2 - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data: 14/09/2010)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. COLIDÊNCIA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE. ARTIGO 143 DA LPI. I - O direito de precedência, previsto no art. 129, § 3º, da LPI, somente pode ser exercido antes de haver um registro, o que significa dizer que se trata de um direito a ser exercido no âmbito do processo administrativo instaurado perante o INPI. Assim, com a conclusão do procedimento administrativo e a concessão da marca, sem que tenha havido qualquer oposição por parte do detentor do direito de precedência, não cabe invocá-lo para anular judicialmente o registro de outrem, ante a ocorrência de preclusão. II - Na forma do artigo 143, da LPI, qualquer pessoa com legítimo interesse pode se valer do instituto da caducidade no intuito de demonstrar que o privilégio concedido ao titular de um registro não deve ser mantido face ter caído em desuso. III - Apelação a que se nega provimento. (AC 200751018050870, Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, TRF2 - PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data: 22/12/2010 - Página: 16).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). REGISTRO DE MARCA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA (LEI N. 9.279/1996, ART. 129, § 1º). FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO INTERESSADO, NO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. "A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional" (Lei n. 9.279/1996, art. 129, caput). 2. O direito de precedência ao registro é assegurado pelo § 1º desse artigo, nestes termos: "Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro". 3. Não exercido esse direito, todavia, no prazo de 60 (sessenta) dias, previsto no art. 158 da mesma Lei, para o oferecimento de oposição, não há falar em violação do direito, assim como de nulidade do registro deferido pelo órgão competente, depois de observadas as formalidades legais. 4. Sentença reformada. 5. Apelação provida. (AC 200738000316070, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 DATA:22/08/2011 PÁGINA:130).

E nestes autos ficou claro que a empresa requerida depositou e teve concedido seu registro de marca em momento anterior à empresa autora, sem qualquer oposição administrativa desta, que não exerceu o seu direito de precedência no âmbito administrativo.

Portanto, com a conclusão do procedimento administrativo e a concessão da marca à empresa requerida, sem que tenha havido qualquer oposição administrativa por parte do detentor do direito de precedência, não cabe invocá-lo para anular judicialmente o registro.

2.8. EM RESUMO:

a) as marcas não podem conviver no mesmo ambiente, pois a prova colhida em audiência deixou claro que existe confusão entre o gênero dos objetos comercializados.

Enquanto que a parte autora vende produtos relacionados a motores elétricos ("componentes"), a parte ré fabrica motores elétricos. Isto é, enquanto uma empresa constroi o conjunto (o motor todo), a outra tem como foco principal a prestação de assistência em parte dele (em seus componentes).

O detalhe é que a empresa autora é licenciada para vender motores e componentes da marca WEG, principal concorrente da empresa ré na fabricação destes equipamentos. Tal situação, além de criar confusão comercial, implica também em prejuízo à imagem da ré por associar seu nome ao do concorrente.

Nesse ponto, colho imagem do site da empresa autora que indica ser ela representante da concorrente WEG (http://herculescomponentes.com.br/2018/):

E nesse ponto, embora exista diferença entre a venda de componentes e a venda dos próprios motores, o STJ já disse que essa questão da classificação marcária não deve ser entendida na literalidade, mas sim respeitando a potencial confusão mercadológica, observando a afinidade dos nichos;

Aplicação do princípio da especialidade que não deve se ater de forma mecânica à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, podendo extrapolar os limites de uma classe sempre que, pela relação de afinidade dos produtos, houver possibilidade de se gerar dúvida no consumidor.
(REsp 1340933/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015)

Como visto em audiência, embora as empresas tenham foco em nichos diferentes de mercado, a confusão acaba existindo porque diversos clientes levam motores da ré para consertar na empresa autora.

Além disso, aplicando o princípio da deferência (que estipula que em assuntos técnicos deve-se dar primazia às decisões dos órgãos especializados), o próprio INPI (autarquia responsável pela matéria técnica vista nos autos) entendeu que há colisão de marcas, de modo que a convivência mútua de ambas as marcas (Hércules Componentes e Hércules Motores) não pode ser mantida.

b) embora a Hércules Componentes (empresa autora) tenha comprovado o exercício do sinal distintivo há mais tempo (desde 1997), a legislação de proteção industrial segue outro critério, qual seja, o critério atributivo. Através deste, quem registra em primeiro lugar detém o direito de marca. E no caso em comento, por uma diferença de poucos meses, quem registrou em primeiro lugar foi a empresa ré.

c) não prospera a alegação de que o registro prévio por parte da empresa ré seja uma espécie de reserva de mercado. Como também demonstrado acima e visto em audiência, enquanto a Muller fez o pedido de registro, ao mesmo tempo já providenciava a constituição da Hércules Motores, que fazia parte do mesmo conglomerado econômico-societário, sem que houvesse qualquer intuito doloso de sua parte.

Inclusive, dolo não há porque as empresas, à essa época do pedido de registro, nem sabiam uma da existência da outra, o que só aconteceu anos mais tarde, quando houve a identificação do duplo registro marcário deferido pelo INPI.

Além disso, eventual caducidade do direito se opera em 5 anos a contar do registro (artigo 143 da LPI) e desde que fique evidenciado o uso esporádico da marca, com escassas negociações no mercado (STJ. 4ª Turma. REsp 1236218-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 5/2/2015), o que não é a hipótese versada, já que ambas as empresas sempre investiram na expansão do seu comércio.

d) a única forma de impugnar o registro anterior seria o exercício do direito de precedência, estampado no artigo 129, § 1º da LPI. Porém, a jurisprudência é pacífica no sentido de que esse direito só pode ser exercido no plano administrativo, não podendo ser usado no plano judicial. Em outros termos, o artigo em questão só possui aplicabilidade perante o INPI, no processo administrativo, e antes do deferimento do registro marcário.

Nesse contexto, a ausência de oferecimento de impugnação acarreta o decaimento deste direito (ou, nos termos utilizados pela jurisprudência, a sua preclusão).

Como o pedido mais antigo foi pedido pela empresa ré, sem qualquer objeção administrativa de outros interessados, a ela deve ser resguardado o direito de permanecer na tutela do nome "Hércules" na linha de comércio que envolva motores elétricos e peças adjacentes.

2.9. Assim, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

[...]

Tenho que o Juízo monocrático apreciou com extrema propriedade as questões de fato e de direito, de modo que, para evitar tautologia, adoto a sentença acima transcrita como razões de decidir.

À guisa de complementação: malgrado a demandante utilizasse o nome HÉRCULES muito antes do registro da marca (desde 1997, como comprovado), é certo que a discussão não se limita à análise da anterioridade fática apenas por esse aspecto. Afinal, "a legislação de propriedade industrial possui caráter atributivo, onde, em regra, quem registra em primeiro lugar, ganha" (sublinhei). E, com base nesse critério, inquestionável o direito reconhecido à segunda demandada.

Por outro lado, não socorre à apelante a tese de que o INPI teria declarado a nulidade da marca sem analisar o direito de precedência. Para que isso acontecesse, seria necessária - a tempo e modo legalmente previstos - a sua manifestação de inconformidade ainda nos autos do processo administrativo, o que, como visto, não ocorreu. Logo, preclusa a oportunidade, inútil a invocação da garantia prevista no art. , inc. XXXV, da CF/88, máxime porque nenhuma ilegalidade procedimental foi apontada pela parte autora.

De resto, quanto à alegação de que a segunda ré teria praticado reserva de mercado de marca, observo que o depósito do pedido de registro de marca foi efetuado em 16-05-2005 em nome da empresa MUELLER ELETRODOMÉSTICOS S/A (evento 1/procadm5). Já a segunda ré HÉRCULES MOTORES ELÉTRICOS LTDA. - atual detentora da marca em questão - foi aberta pouco depois, mais precisamente em 20-06-2005 (evento 35/anexo8), tendo como integrante do seu quadro social a referida empresa Mueller (evento 66/anexos 14 e 15).

Cabe ressaltar que, por ocasião do depósito do pedido de registro, a empresa Mueller Eletrodomésticos S/A declarou: "A sociedade tem por objeto a exploração da atividade de fabricação de máquinas de lavar roupa, produtos similares e correlatos, bem como seus componentes, e ainda a exploração do ramo de fundição, seus assemelhados, produtos e sub-produtos, inclusive metalúrgia" (evento 1/procadm5, p. 2).

Muito embora, naquele momento, ainda não estivesse constituída a subsidiária que, posteriormente, ficaria encarregada da produção específica de motores como produto final para o mercado, é certo sua atuação já nessa área em função dos motores fabricados para os eletrodomésticos de sua linha de produção. A propósito, a notícia veiculada no jornal "Valor" do dia 21-02-2005, quando anunciado o ingresso da empresa Mueller no referido segmento, mencionando-se a entrada em operação da fábrica de motores "no ano passado" (evento 66/anexo17).

Assim, tenho como não caracterizada a reserva de marca.

Por derradeiro, em razão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitro os honorários recursais em 10% (dez por cento) sobre o valor da verba honorária fixada em primeiro grau, à qual deverão ser acrescidos.

ANTE O EXPOSTO, voto por negar provimento ao apelo.


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Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300, 6º andar - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90010-395 - Fone: (51) 3213-3161 - Email: gmfatima@trf4.gov.br

Apelação Cível Nº 5003167-58.2019.4.04.7005/PR

RELATORA: Desembargadora Federal MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE

APELANTE: HERCULES COMPONENTES ELETRICOS LTDA (AUTOR)

ADVOGADO: CASSIANO GARCIA DA SILVA (OAB PR049156)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)

APELADO: HÉRCULES MOTORES ELÉTRICOS LTDA (RÉU)

ADVOGADO: ALINE HINCKEL HERING (OAB SC031382)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ordinária. nulidade de ato administrativo que anulou registro de marca. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. caráter atributivo. direito de precedência. exercício no âmbito do processo administrativo.

1. A legislação de propriedade industrial possui caráter atributivo, onde, em regra, quem registra em primeiro lugar, ganha o direito ao uso da marca.

2. O sistema atributivo não é, contudo, absoluto, existindo diversas exceções na legislação que demonstram a influência do sistema declarativo, a exemplo do direito de precedência ao registro, previsto no art. 129, § 1º, da Lei da Propriedade Industrial.

3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o exercício do direito de precedência somente pode se dar antes de haver um registro, ou seja, trata-se de um direito a ser exercido no âmbito do processo administrativo em trâmite perante o INPI.

4. Apelo não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 11 de maio de 2021.


Documento eletrônico assinado por MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Desembargadora Federal Relatora, na forma do artigo , inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 40002485293v5 e do código CRC 26a3dea0.

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Extrato de Ata
Poder Judiciário
Tribunal Regional Federal da 4ª Região

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO Virtual DE 04/05/2021 A 11/05/2021

Apelação Cível Nº 5003167-58.2019.4.04.7005/PR

RELATORA: Desembargadora Federal MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE

PRESIDENTE: Desembargadora Federal MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE

PROCURADOR (A): VITOR HUGO GOMES DA CUNHA

APELANTE: HERCULES COMPONENTES ELETRICOS LTDA (AUTOR)

ADVOGADO: CASSIANO GARCIA DA SILVA (OAB PR049156)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)

APELADO: HÉRCULES MOTORES ELÉTRICOS LTDA (RÉU)

ADVOGADO: ALINE HINCKEL HERING (OAB SC031382)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período de 04/05/2021, às 00:00, a 11/05/2021, às 16:00, na sequência 1133, disponibilizada no DE de 23/04/2021.

Certifico que a 2ª Turma, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:

A 2ª TURMA DECIDIU, POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATORA DO ACÓRDÃO: Desembargadora Federal MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE

Votante: Desembargadora Federal MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE

Votante: Desembargador Federal RÔMULO PIZZOLATTI

Votante: Juiz Federal ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA

MARIA CECÍLIA DRESCH DA SILVEIRA

Secretária


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