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21 de Setembro de 2019
2º Grau

Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 50103352620104047200 SC 5010335-26.2010.404.7200 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor


APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010335-26.2010.4.04.7200/SC
RELATOR
:
CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
APELANTE
:
VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
:
AMILTO MANFREDI
APELADO
:
JOAPE - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS LTDA
: ANA LUÍZA SCHMIDT DOS SANTOS LOPES
ADVOGADO
:
IRAPUAN ÍNDIO DA COSTA
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
APELADO
:
JOÃO HENRIQUE SCHMIDT DOS SANTOS
:
PEDRO LUIS SCHMIDT DOS SANTOS
ADVOGADO
:
IRAPUAN ÍNDIO DA COSTA
UNIDADE EXTERNA
:
PAB JUSTIÇA FEDERAL DE FLORIANÓPOLIS
:
RODRIGO ANDRIGHETO

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. LEI Nº 9.279-69 (LPI). PATENTE ESTRANGEIRA. DIREITO DE PRIORIDADE UNIONISTA. AUSÊNCIA DE REIVINDICAÇÃO DA PRIORIDADE.
. De acordo com a legislação nacional e o tratado de Convenção de Paris, a Patente de Invenção estrangeira terá prioridade também no Brasil, desde que seja efetuado um depósito nacional ou reivindicada sua prioridade no Brasil. Trata-se do princípio da Prioridade Unionista. Esse princípio, estabelecido pelo artigo 4º da Convenção da União de Paris - CUP, dispõe que o primeiro pedido de patente ou desenho industrial depositado em um dos países membros serve de base para depósitos subsequentes relacionados à mesma matéria, efetuados pelo mesmo depositante ou seus sucessores legais. Tem-se, pois, o direito de prioridade unionista;
. O artigo 16 da Lei nº 9.279/96 - LPI consagra na legislação pátria o direito de prioridade do depositante previsto na CUP. O referido dispositivo dispõe que será assegurado o direito de prioridade ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, nos prazos estabelecidos no acordo - os prazos para exercer tal direito são de doze meses para invenção e modelo de utilidade e seis meses para desenho industrial. O ato de reivindicar a prioridade de patente estrangeira perante o Brasil é, contudo, essencial ao direito de prioridade unionista, sob pena de decadência. A falta de comprovação da reivindicação de prioridade acarretará a perda de prioridade salvo se a parte comprovar que não a realizou por justa causa aplicando-se o disposto no artigo 221 da LPI.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 01 de junho de 2016.

Desembargador Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
Relator

Documento eletrônico assinado por Desembargador Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Relator, na forma do artigo , inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 8295402v3 e, se solicitado, do código CRC D2B8DDC8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): Cândido Alfredo Silva Leal Junior
Data e Hora: 02/06/2016 17:16

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010335-26.2010.4.04.7200/SC
RELATOR
:
CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR
APELANTE
:
VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
:
AMILTO MANFREDI
APELADO
:
JOAPE - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS LTDA
: ANA LUÍZA SCHMIDT DOS SANTOS LOPES
ADVOGADO
:
IRAPUAN ÍNDIO DA COSTA
APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
APELADO
:
JOÃO HENRIQUE SCHMIDT DOS SANTOS
:
PEDRO LUIS SCHMIDT DOS SANTOS
ADVOGADO
:
IRAPUAN ÍNDIO DA COSTA
UNIDADE EXTERNA
:
PAB JUSTIÇA FEDERAL DE FLORIANÓPOLIS
:
RODRIGO ANDRIGHETO

RELATÓRIO

Cuida-se de ação proposta pela empresa VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, a empresa JOAPE INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS LTDA. e os particulares JOÃO HENRIQUE SCHMIDT DOS SANTOS, ANA LUÍZA SCHMIDT DOS SANTOS e PEDRO LUÍS SCHMIDT DOS SANTOS, objetivando a declaração de nulidade do registro de Desenho Industrial - DI nº 016901030-7 cumulado com condenação ao pagamento de reparação de danos.

Relata importar e comercializar produto - ventilador com vaporizador de ar, com função de umidificação - protegido por prévia Patente de Invenção, PI nº 200810120636.4, com autorização do titular do invento e fabricante. Trata-se de patente estrangeira concedida pelo órgão responsável na China, em 18/08/2010, pelo prazo de vinte anos. Refere ter sido notificada extrajudicialmente pela empresa ré, reclamando exclusividade sobre o produto, protegido pelo registro DI nº 016901030-7, concedido pelo INPI em 28/12/2009. Afirma ter enviado uma contranotificação extrajudicial à ré, informando-a a respeito da anterioridade patente chinesa. Invoca a proteção do artigo , inciso XXIX, da CRFB; dos artigos 95, 96, parágrafos 1º e , 97 e 117, parágrafo 1º, da Lei nº 9.279/1996; e do artigo 4º, itens a, b, c e f, da Convenção da União de Paris. Sustenta a nulidade do registro DI nº 016901030-7.

Citado, o INPI defendeu a regularidade do registro. Refutou haver proteção do estado de técnica, uma vez que a forma plástica do objeto só foi publicada em 18/08/2010, enquanto a concessão do registro do DI é datada de 2009. Alegou que o produto chinês não era acessível publicamente antes do registro do DI em território brasileiro. Sustentou que a prioridade unionista não é automática; demandaria, para prevalecer nos demais países membros da CUP, mais que de sua anterioridade, o depósito nacional e/ou reivindicação de prioridade em no Brasil, dentro do prazo estabelecido pela Lei de Propriedade Industrial (Evento 15).

Os demais réus contestaram conjuntamente a ação. Preliminarmente, suscitaram a ilegitimidade ativa da autora e a ilegitimidade passiva dos réus JOAPE INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS LTDA., ANA LUÍZA SCHMIDT DOS SANTOS e PEDRO LUÍS SCHMIDT DOS SANTOS. No mérito, sustentaram a inoponibilidade da patente chinesa, em face da legislação que regula o registro estrangeiro no Brasil (Evento 21).

Em réplica, a parte autora reiterou a nulidade do registro (Evento 35).

Foi determinada a realização de prova pericial e os laudos foram devidamente acostados aos autos (Eventos 212, 226 e 245).

Ouvido por meio da Carta Precatória nº 5057921-63.2013.404.7100/RS, o réu JOÃO HENRIQUE SCHMIDT DOS SANTOS afirmou que a empresa JOAPE INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS LTDA. fabrica os climatizadores evaporativos desde 2001. Afirmou que sua invenção foi plagiada nos EUA e na China (Evento 41 dos autos nº 5057921-63.2013.404.7100).

As partes apresentaram alegações finais (Eventos 299 e 301).

Encerrada a instrução processual, a ação foi julgada improcedente pelo Magistrado Gustavo Dias de Barcellos, enquanto Juiz Federal Substituto da 4ª VF de Florianópolis, por não reconhecer a nulidade alegada (Evento 303).

Em suas razões recursais, a empresa autora sustenta a proteção integral ao registro da patente de invenção chinesa nos países signatários da Convenção da União de Paris, anterior ao Desenho Industrial registrado no Brasil. Defende que o estado de técnica deve ser considerado. Alega haver pedido de prioridade junto ao INPI desde 17/11/2011, sob o número PI 1105764-5. Reitera o pedido de declaração de nulidade do registro DI nº 016901030-7 (Evento 213).

Com contrarrazões (Eventos 325 e 326), vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO

A controvérsia trata sobre prevalência do direito Patente de Invenção sobre registro de Desenho Industrial, pertinente a equipamentos de climatização de ambientes de diferentes marcas, mas de mesma funcionalidade e aparência similar, diferenciando-se entre si em apenas alguns detalhes. Ambos os produtos são comercializados no Brasil, sendo a empresa VENTISOL, autora, com registro de Patente de Invenção na China, e a empresa JOAPE, ré, com registro de Desenho Industrial no INPI.

No caso, a autora alega que a Patente de Invenção é protegida pela Convenção da União de Paris, que define a proteção da propriedade industrial nos países membros, da qual o Brasil é país signatário.

De acordo com a legislação nacional e o tratado de Convenção de Paris, a Patente de Invenção estrangeira terá prioridade também no Brasil, desde que seja efetuado um depósito nacional ou reivindicada sua prioridade no Brasil.

Trata-se do princípio da Prioridade Unionista. Esse princípio, estabelecido pelo artigo 4º da Convenção da União de Paris - CUP, dispõe que o primeiro pedido de patente ou desenho industrial depositado em um dos países membros serve de base para depósitos subsequentes relacionados à mesma matéria, efetuados pelo mesmo depositante ou seus sucessores legais. Tem-se, pois, o direito de prioridade unionista.

Art. 4 - A.1. - Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durantes os prazos adiante fixados.

Os prazos para exercer tal direito são de doze meses para invenção e modelo de utilidade e seis meses para desenho industrial.

Art. 4 - C.1. - Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para as invenções e modelos de utilidade de seis meses para os desenhos ou modelos industrais e para as marcas de fábrica ou de comércio.

O artigo 16 da Lei nº 9.279/96 - LPI consagra na legislação pátria o direito de prioridade do depositante previsto na CUP. O referido dispositivo dispõe que será assegurado o direito de prioridade ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, nos prazos estabelecidos no acordo.

O ato de reivindicar a prioridade de patente estrangeira perante o Brasil é, contudo, essencial ao direito de prioridade unionista, sob pena de decadência. A falta de comprovação da reivindicação de prioridade acarretará a perda de prioridade salvo se a parte comprovar que não a realizou por justa causa aplicando-se o disposto no artigo 221 da LPI.

Portanto, nos termos da sentença, "o depósito estrangeiro, ainda que em país signatário, como o Brasil, da Convenção da União de Paris, não produz automaticamente efeito de depósito nacional na mesma data. Ele apenas permite, na forma do tratado, que, dentro do prazo por este fixado, conte o titular com a prerrogativa de, repetindo o depósito por pedido dirigido já à autarquia concedente brasileira, possa reivindicar a prioridade decorrente de seu depósito primevo, de modo a só aí fazê-lo alcançar o efeito de depósito nacional naquela data, neutralizando atos de outrem que a partir de então deduzam pretensão de propriedade industrial sobre a mesma criação".

No caso dos autos, conforme consta do laudo pericial, a autora não submeteu a patente de sua permitente a novo, necessário e idêntico pedido no Brasil, que, formulado concomitantemente com reivindicação de prioridade, fixaria a prévia data do depósito chinês como a prevalente também no Brasil para fins de reconhecimento do direito de propriedade industrial e impedimento de nova concessão e exploração a bem de terceiros (Evento 245).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ANULAÇÃO DE PATENTE. AUSÊNCIA DE PRIORIDADE UNIONISTA. Restando comprovado que inexiste pedido de proteção de patente, tendo deixado a parte de requerer a "prioridade unionista", é de se conceder parcialmente a antecipação de tutela permitindo que a parte adversa continue a industrializar e comercializar o produto até ulterior decisão a ser proferida na ação principal. (TRF4, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2004.04.01.018534-8, 4ª Turma, Des. Federal EDGARD A LIPPMANN JUNIOR, D.J.U. 15/12/2004)

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

Dito isso, adoto como razões de decidir a sentença proferida pelo Magistrado Gustavo Dias de Barcellos, enquanto Juiz Federal Substituto da 4ª VF de Florianópolis, transcrevendo-a:

"Preliminarmente
Afasto a preliminar de ilegitimidade ativa, porquanto a documentação do evento 46, quando cotejada com a carta-patente do evento 1, ANEXO_PET5, revela que a empresa autora se encontra autorizada pelo titular da patente em questão, Yue Guoxing, a defendê-la, explorá-la e requerer sua concessão no Brasil.
Igualmente rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva de Ana Luíz Schmidt dos Santos e Pedro Luís Schmidt dos Santos, porquanto visivelmente figuram como titulares e autores do registro questionado ao lado de João Henrique Schmidt dos Santos, na forma dos campos 73 e 72 do respectivo certificado (evento 21, OUT2), de modo que eventual procedência da demanda prejudicariam seus respectivos direitos.
Outrossim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva de Joape Indústria de Equipamentos Ambientais Ltda., haja vista que, malgrado não figure no certificado de registro como seu titular, é empresa que confessa trazer como sócios os titulares do registro questionado e que, em notificação extrajudicial endereçada à autora, invoca a qualidade de autorizada por estes para produção e comercialização exclusiva do respectivo modelo, donde desponta evidente o legítimo interesse da autora em opor eventual julgado de procedência igualmente em seu desfavor.
Mérito
A Lei n. 9.279/1996, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no Brasil, assim dispõe:
Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.
[...]
Art. 94. Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.
Parágrafo único. Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º.
Tais balizas legais demonstram que no Brasil a titularidade do direito de propriedade industrial, seja do invento ou do desenho industrial, é assegurado à primeira pessoa a realizar o ato de depósito para fins de patente ou registro, respectivamente, e não necessariamente ao primeiro inventor, que, no caso de não ter adotado aquele cuidado, sujeita-se inclusive a responder como contrafator caso promova atos de exploração. Com efeito, já assentou o Supremo Tribunal Federal que, malgrado o direito do inventor preexista à patente, 'o direito exclusivo de exploração, o direito de propriedade industrial, só nasce com a patente, ou seja, 'o direito real de propriedade não se origina da invenção, mas da patente, sendo o depósito mera garantia da prioridade no privilégio' (RExt 94.468, 1a Turma, Rel. Néri da Silveira, DJ 15/06/1984).
No mesmo sentido, extrai-se dos Comentários à Lei da Propriedade Industrial, do Instituto Danemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual - IDS (Rio de Janeiro, São Paulo e Recife: Renovar, 2005. p. 20), a respeito do referido art. 7º:
Este artigo é de suma importância por estabelecer o princípio do first-to-file (primeiro a depositar), já consagrado no Direito brasileiro nas legislações anteriores e na grande maioria dos países, em oposição ao sistema norte-americano de first-to-invent (primeiro a inventar), segundo o qual o direito à patente, em caso de conflito, cabe ao autor que primeiro realizou a invenção, independentemente da data de depósito.
Cabe aqui ressaltar que este artigo trata da mesma invenção ou modelo realizada independentemente por dois ou mais autores, enquanto o art. 6º, § 3º, trata da co-autoria. Assim, na hipótese de haver dois pedidos de patente para uma mesma invenção ou um mesmo modelo, idealizado independentemente por autores diferentes, não caberão quaisquer direitos de patente do pedido posterior.
No caso concreto, é incontroversa entre as partes a similaridade entre os desenhos do produto patenteado na China e do registrado no Brasil, despontando de forma flagrante mesmo de simples cotejo visual entre os mesmos (evento 1, ANEX_PET6; e evento 21, OUT8 a 13).
Não obstante, ressalto que desimporta para o deslinde da causa a diferenciação que existe entre as modalidades de direitos de propriedade industrial que foram objeto dos atos de depósito da autora e dos réus, por o daquele decorrer de patente de invenção (arts. 6º e 8º) e este de registro de desenho industrial (arts. 95 e 96).
Isso porque não necessariamente a legislação chinesa adota o mesmo conceito ou requisitos para a patente de invenção e o registro de desenho industrial, seja porque o invocado direito de prioridade unionista é autônomo em relação à natureza do ato de depósito que o originou (Corte de Paris, 11/05/1987, Ann, 1987/1988, apud Mathély, Paul. Le noveau droit français des brevets d'invention, Lib. du jornal des not. et des advocats, Paris, 1991, p. 593). Ou seja ainda porque, por fim, dada a incontroversa similaridade dos modelos, o depósito de um ou de outro, desde que venha a afinal gerar efeitos no Brasil mediante ulterior publicação, faz com que seu completo conteúdo (whole content approach) seja considerado estado da técnica para fins de aferição da novidade dos pedidos posteriores (arts. 11, § 2º, e 96, § 2º), de modo a obstativamente frustrar requisito tanto do art. 8º para a patente de invento quanto do art. 95 para o registro de desenho industrial por eles pretendidos.
Com efeito, assim dispõe a redação dos dispositivos mencionados:
Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.
§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.
§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.
§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.
[...]
Art. 94. Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.
Parágrafo único. Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º.
Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na su...