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21 de Setembro de 2019
2º Grau

Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 50328103420144047200 SC 5032810-34.2014.4.04.7200 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Apelação Cível Nº 5032810-34.2014.4.04.7200/SC

RELATOR: Desembargador Federal ROGERIO FAVRETO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)

APELADO: DOHLER S/A (AUTOR)

ADVOGADO: ILZE CIDRAL MARTINS

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Dohler S/A visando à declaração de nulidade de registro de desenho industrial (nº 5701477-9) aplicado a tecido de persianas conferido pelo INPI originalmente em favor de Jesus Belsol Gonzales, direito esse transferido para a corré INCPEC.

Alegou a autora que já em 1996 comercializava os tecidos P.E07 e P.E08, anteriormente, portanto, ao próprio depósito do desenho industrial pela ré e que já era de conhecimento público tal uso, não preenchendo o registro em questão os requisitos legais de novidade e originalidade.

O INPI defendeu sua ilegitimidade passiva, sustentando que haveria de figurar no processo na condição de assistente da parte autora. No mérito, consignou que o registro em questão deve, de fato, ser tornado nulo, em consonância com o pedido da autora.

Sobreveio sentença, que julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, julgo procedente o pedido, declarando nulo o Registro do Desenho Industrial nº 5701477-9, intitulado Desenho Aplicado a Tecido de Persianas.

Condeno os réus, solidariamente, em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, atualizado."

Apelou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Em suas razões recursais, sustenta o INPI que a autora não possui interesse de agir contra a Autarquia. Defende que o INPI, por não possuir legitimidade passiva para constar no processo, deve nele intervir na condição de assistente da parte autora. No mérito, afirma que reconheceu o pedido imediatamente na presente ação judicial, em sua contestação. Insurge-se contra a condenação em honorários, em caso de não acolhimento das preliminares suscitadas, requerendo a exclusão de todos os ônus sucumbenciais. Alternativamente, requer a redução do valor fixado a título de honorários.

Sem contrarrazões, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

1. Considerações iniciais.

Em se tratando de ação ordinária visando à declaração de nulidade de registro de desenho industrial, alega o INPI sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que não é o sujeito de direito real controvertido, que pertence única e exclusivamente ao titular do registro sub judice.

Afirma que a autora não possui interesse de agir contra o Instituto, pois a patente em questão jamais foi questionada pela autora ou por qualquer outra pessoa na via administrativa, sendo a via judicial a primeira vez que o ente teve acesso a outros elementos jamais conhecidos ou apresentados na via administrativa.

Portanto, requer a reforma da sentença para afastar a condenação solidária ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, atualizado, com a empresa corré, INCPEC - Industria e Comercio de Persianas LTDA.

A apelação merece provimento.

Senão, vejamos.

2. INPI. Posição no processo.

2.1. Natureza do ato administrativo de concessão de patente, marca ou desenho industrial pelo INPI.

Em razão da controvérsia posta nos autos, reputo oportuna análise da natureza do ato administrativo de concessão de patente, marca ou desenho industrial pelo INPI, com base na doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello (em sua obra Curso de direito administrativo).

Primeiramente, cumpre mencionar que o ato de concessão do registro de marca, patente, ou desenho industrial resulta de processo administrativo, conceituado por Celso Antônio Bandeira de Mello como a "sucessão itinerária e encadeada de atos administrativos tendendo todos a um resultado final e conclusivo".

Pode-se dizer, em linhas gerais, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, que os atos administrativos são classificados segundo os seguintes critérios: quanto à natureza da atividade, quanto à estrutura do ato, quanto aos destinatários do ato, quanto ao grau de liberdade da Administração, quanto à função da vontade administrativa, quanto aos efeitos, quanto aos resultados sobre a esfera jurídica dos administrados, quanto à situação de terceiros, quanto à composição da vontade produtora do ato, quanto à formação do ato, quanto à natureza das situações jurídicas que criam, e quanto à posição jurídica da Administração (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2007).

A partir da lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, tem-se que o ato de concessão do registro de desenho industrial, pelo INPI, poderia ser enquadrada segundo as principais classificações:

a) quanto à natureza da atividade: constitui ato de administração ativa (o ato de registro visa a criar uma utilidade pública).

b) quanto à estrutura do ato: ato concreto, pois dispõe para um único e específico caso.

c) quanto ao grau de liberdade da Administração: ato vinculado, pois não há margem alguma de liberdade pela Administração, pois a lei previamente tipificou o único possível comportamento diante da hipótese prefigurada em termos objetivos.

d) quanto à função da vontade administrativa: ato puro (mero ato administrativo), uma vez que seus efeitos decorrem diretamente da lei, de tal sorte que o ato nada mais faz do que implementar uma condição legal para a deflagração de tais efeitos.

e) quanto aos efeitos: ato constitutivo (concessão, a qual faz nascer uma situação jurídica), em oposição ao parecer, o qual é ato declaratório (afirma a preexistência de uma situação de fato ou de direito).

f) quanto aos resultados sobre a esfera jurídica dos administrados: ato ampliativo, tendo em vista que aumenta a esfera de ação jurídica do destinatário.

g) quanto à situação de terceiros: ato externo (ato de concessão do registro, que produz efeitos sobre terceiros), diferentemente do parecer técnico, o qual é ato interno (parecer técnico realizado internamente pelo INPI, que produz efeitos apenas no interior da própria Administração).

h) quanto à formação do ato: ato unilateral, em razão de decorrer da declaração jurídica da Administração, apesar de ser precedida pelo requerimento do particular.

i) quanto à posição jurídica da Administração: ato regido pelo Direito Público.

Ademais, define o autor, a respeito dos conceitos de discricionariedade e vinculação:

"Discricionariedade é liberdade dentro da lei, nos limites da norma legal, e pode ser definida como:"A margem de liberdade conferida pela lei ao administrador a fim de que este cumpra o dever de integrar com sua vontade ou juízo a norma jurídica, diante do caso concreto, segundo critérios subjetivos próprios, a fim de dar satisfação aos objetivos consagrados no sistema legal."

"Na vinculação, a previsão do acontecimento em função do qual o sujeito agirá é de uma objetividade absoluta (por exemplo: 'ao funcionário que tiver 35 anos de contribuição e 60 anos anos de idade e requerer aposentadoria...') e o comportamento, além de ser exigido ('... a Administração deverá...'), é exatamente especificado ('... conceder a aposentadoria pretendida')."MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo, Malheiros, 2007. Páginas 406-426.

Hely Lopes Meirelles define as modalidades de processos administrativos em quatro categorias: processo de expediente, processo de outorga, processo de controle e processo punitivo.

Segundo o autor, o processo de outorga é todo aquele em que se pleiteia um direito ou uma situação individual perante a Administração. Nele se enquadra, segundo Hely Lopes Meirelles, o processo de registro de marcas e patentes. As decisões finais destes processos tornam-se vinculantes e irretratáveis pela Administração porque, normalmente, geram direito subjetivo para o beneficiário, salvo quanto aos precários. A decisão definitiva somente é modificável quando eivada de nulidade originária, ou por infringência das normas legais no decorrer da execução, ou, ainda, por interesse público superveniente, com a devida indenização. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1997).

A propósito, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI é Autarquia Federal, criada pela Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, com sede e foro no Distrito Federal, e, segundo seu regimento interno (Portaria nº 11, de 27/01/2017), tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, e pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

Segundo o art. 93, compete às Diretorias que compõem a Autarquia examinar e decidir os pedidos de patentes, de registro de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas, de proceder ao exame de mérito, a pedido do titular, dos desenhos industriais registrados pelo INPI e instaurar, de ofício, processo administrativo de nulidade do registro quando constatada a ausência de pelo menos um dos requisitos estabelecidos nos art. 95 a art. 98 da Lei nº 9.279, de 1996.

Nos termos do art. 113, compete às Divisões de Exame Técnico proceder ao exame técnico dos pedidos de registro, propor a instauração, de ofício, de processo administrativo de nulidade do registro quando constatada a ausência de pelo menos um dos requisitos estabelecidos nos art. 95 a art. 98 da Lei nº 9.279, de 1996, além de instruir tecnicamente ações judiciais e outras demandas oficiais, quando solicitado.

Conforme explicitado acima, cabe ao INPI executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial - notadamente, a Lei nº 9.279/96, da qual cito os principais artigos relacionados à presente matéria:

Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.

§ 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.

§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

§ 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação.

Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.

Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

(...)

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

(...)

Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.

§ 1º A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.

§ 2º Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI.

§ 3º No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação de que trata este artigo.

Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.

Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.

Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.

Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo.

Art. 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;

II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e

III - tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo.

Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:

I - patenteabilidade do pedido;

II - adaptação do pedido à natureza reivindicada;

III - reformulação do pedido ou divisão; ou

IV - exigências técnicas.

Art. 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 37. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.

CAPÍTULO IV
DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DA PATENTE

Seção I
Da Concessão da Patente

Art. 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.

§ 1º O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

§ 2º A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

§ 3º Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato.

Art. 39. Da carta-patente deverão constar o número, o título e a natureza respectivos, o nome do inventor, observado o disposto no § 4º do art. 6º, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade.

Diante de todo o arrazoado supra, podem-se atingir as seguintes conclusões:

a) O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI é Autarquia Federal com a finalidade principal de executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

b) As normas que regulam a propriedade industrial, notadamente a Lei nº 9.279/96, determinam que ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, que o requerente é presumido legítimo a obter a patente, até prova em contrário, que é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, que a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica, assim considerado tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior.

c) O processo administrativo (sucessão de atos administrativos) realizado pelo INPI é processo de outorga, tendo em vista que se pleiteia um direito ou uma situação individual perante a Administração. As decisões finais destes processos tornam-se vinculantes e irretratáveis pela Administração porque, normalmente, geram direito subjetivo para o beneficiário, salvo quanto aos precários. A decisão definitiva somente é modificável quando eivada de nulidade originária.

d) O ato de concessão da patente ou do registro por parte do INPI é ato de administração ativa, o qual visa a criar uma utilidade pública, concreto, individual, ato vinculado, pois não há margem alguma de liberdade pela Administração, puro constitutivo, ampliativo, externo, e unilateral.

e) O ato de concessão é vinculado, uma vez deferido o pedido como resultado favorável do exame técnico realizado pelo Instituto, sem que haja qualquer discricionariedade por parte do INPI (" A patente será concedida depois de deferido o pedido ", art. 38 da Lei nº 9.279/96). Também o deferimento do pedido em exame técnico é vinculado, devendo o órgão técnico do Instituto avaliar objetivamente requisitos predeterminados em lei que devem necessariamente ser cumpridas pela parte interessada. A margem dada ao órgão técnico do INPI é única e exclusivamente aquela de, segundo seus conhecimentos, aferir conclusões técnicas e objetivas, sem realizar juízo de oportunidade e conveniência.

f) A função do Instituto é a de receber e processar os pedidos de registros e patentes, conferir-lhes a devida publicidade, receber as petições de interessados a fim de comprovar a propriedade do registro questionado ou simplesmente anulá-lo, ou proceder de ofício à anulação quando necessário. Isto é: ao Instituto cabe verificar os requisitos previstos em Lei, não investigar a totalidade do estado da técnica, cabendo aos interessados comparecerem, em via administrativa ou judicial, a fim de derrubar a presunção iuris tantum de legitimidade do requerente que se diz autor da patente ou da invenção. Tanto é assim que"o pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado"(art. 30 da Lei nº 9.279/96), demonstrando a preocupação da norma legal com a publicidade do processo de concessão de registros e patentes, e, portanto, com a divulgação aos interessados que possam porventura vir a requerer sua anulação.

g) O registro perante o INPI assemelha-se à feitura de escritura pública em Cartórios e outros serviços notariais e registrais: confere publicidade e atesta propriedade, porém pode ser anulada sem que tenha, necessariamente, havido falta cometida pelo Instituto. Se este cumpre com todos os seus deveres na conferência da documentação apresentada e procede devidamente ao cumprimento dos requisitos do processo administrativo aplicável, ainda pode ocorrer de ser concedido registro àquele que não faz jus, sem que estivesse ao alcance da o conhecimento de tal fato, já que o Instituto foi induzido a erro.

h) Acaso a parte, munida da prova adequada, conforme previsto em Lei, da anterioridade de sua criação, venha a peticionar administrativamente, e o Instituto deixar de proceder ao andamento conforme as normas que regem o processo administrativo, o particular poderá ajuizar ação judicial em desfavor do titular do registro e do INPI, o qual figurará como réu não em razão da concessão da patente, mas sim da ilegalidade no processamento de seu pedido administrativo.

i) Acaso a parte, munida da prova adequada prevista em Lei da anterioridade de sua criação, venha a ajuizar diretamente demanda judicial, o INPI, em não contestando os termos da inicial, figurará na lide como assistente especial, presente no eixo estatal da triangulação do processo. Isso porque o Instituto age em vistas do interesse público e não de sua própria defesa.

Como se vê, a função do Instituto é o de devidamente executar cada etapa prevista em Lei e em seu Regimento Interno do processo administrativo que lhe cabe, com vistas a uma conclusão objetiva e vinculada, sem qualquer discricionariedade, compreendida como exame de oportunidade e conveniência, para a concessão da patente ou do registro.

A partir de tal entendimento, passo ao exame de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que melhor elucidam a questão acerca das possíveis posições assumidas pelo INPI em processos judiciais.

2.2. Entendimento do STJ.

Reputo necessária, para a solução da controvérsia, a análise de dois precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que, em razão de resultarem de situações fáticas antagonistas, bem delineiam os contornos dos critérios a serem sopesados pelo julgador para a determinação da situação processual do INPI em casa caso, além da adequação da sua condenação em custas e honorários.

Primeiramente, quando do julgamento do RESP 201101266338, de relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, pela Terceira Turma do STJ, restou decidido que, quando demonstrada a inércia do INPI - que, na hipótese, deixou de dar andamento ao procedimento administrativo, e deixou de apresentar qualquer justificativa para o não processamento da demanda - o Instituto compõe a lide como autêntico réu, sujeito à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Confira-se:

DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. 1. MARCAS SEMELHANTES. DUPLICIDADE DE REGISTRO. CLASSES DISTINTAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ATUAÇÃO NO MESMO SEGUIMENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO CONCRETA. 2. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. CUSTAS PROCESSUAIS. TAXA JUDICIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DE VALORES ADIANTADOS. 1. Na esteira dos precedentes do STJ, o registro de marcas semelhantes, ainda que em classe distintas, porém destinadas a identificar produtos ou serviços que guardem relação de afinidade, inseridos no mesmo segmento mercadológico, devem ser obstados. 2. O princípio da especialidade não se restringe à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, devendo levar em consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência. Precedentes. 3. A imposição prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário encerra hipótese de intervenção atípica ou sui generis a qual não se confunde com aquelas definidas ordinariamente no CPC, em especial, por tratar-se de intervenção obrigatória. 4. O referido dispositivo legal, todavia, não impede a propositura da demanda endereçada contra a autarquia federal, mormente, quando a causa de pedir declina ato de sua exclusiva responsabilidade. 5. Na hipótese dos autos, alegou-se a inércia do INPI em relação ao processamento de pleito administrativo, pelo qual se pretendia a nulidade do registro marcário; inércia esta que resultou na judicialização da demanda. 6. Tendo dado causa a propositura da demanda, o INPI foi corretamente arrolado como réu, e o seu pronto reconhecimento do pedido impõe que arque com os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 26 do CPC. 7. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais, porém esta isenção não afasta sua responsabilidade quanto ao reembolso das quantias adiantadas pelo vencedor da demanda. 8. Recurso especial de Angel Móveis Ltda. conhecido e desprovido. Recurso especial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI conhecido e parcialmente provido, apenas para isentá-lo do pagamento de custas processuais. (RESP 201101266338, MARCO AURÉLIO BELLIZZE, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:05/02/2016)

Por oportuno, cito trecho do voto condutor do julgado, de lavra do Min. Marco Aurélio Bellizze:

"(...)

Com efeito, o tema acerca da natureza jurídica da intervenção do INPI, nas ações de nulidade de marcas e patentes, é controvertido na doutrina e jurisprudência. Isso porque, de fato, a lei impõe a participação do INPI, presumindo a existência de um interesse jurídico que não se confunde com o interesse individual das partes. Em regra, enquanto os particulares disputam um direito patrimonial, calcado essencialmente em objetivos fático-econômicos, o INPI compromete-se com a defesa do interesse social difuso: o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Noutros termos, por não se comprometer com o interesse individual de quaisquer das partes, o INPI, ao menos em tese, tem posição processual própria e independente da vontade das partes litigantes, o que de fato distancia a intervenção da LPI das intervenções típicas previstas no CPC – o qual somente se aplica de forma subsidiária às demandas de nulidade de registro marcário. Assim, não haveria que se cogitar da aplicação do art. 50 do CPC, porquanto a assistência é instituto voluntário, ao passo que a intervenção da LPI é obrigatória.

Na situação concreta, todavia, a solução se distingue da regra legal, uma vez que há peculiaridades relevantes a serem tomadas em consideração.

Aqui, como bem reconheceram a sentença e o acórdão, a empresa recorrida direcionou sua demanda de forma expressa contra o INPI. E essa indicação da autarquia no polo passivo da demanda não foi aleatória, mas justificada pela situação fática, qual seja, a existência de prévio requerimento administrativo para declarar a nulidade do registro marcário concedido à recorrente Angel.

O INPI, no entanto, a despeito de sua competência legal para analisar e anular, até mesmo de ofício, os registros concedidos com ofensa à lei, deixou de dar andamento ao procedimento administrativo, o que resultou na judicialização da demanda.

Desse modo, a causa de pedir da recorrida não ficou limitada a concessão indevida do registro, mas incluiu o não processamento do procedimento administrativo, situação imputável exclusivamente à autarquia.

Assim, a demanda foi corretamente direcionada ao INPI que, sim, compôs a lide como autêntico réu, devendo portanto suportar todos os ônus de sua sucumbência.

Outrossim, não prospera o argumento de que, desde o início, manifestou-se favorável ao pleito da autora, deslocando-se para o polo ativo da demanda. Note-se que, não houve qualquer justificativa para o não processamento da demanda, o que mantém hígida a ação direcionada contra o INPI – aliás, nem sequer a autarquia traz alegações para afastar a ação proposta em razão de sua inércia. Sua atuação, na verdade, limitou-se a reconhecer a procedência da demanda, o que, contudo, não afasta a condenação em honorários de sucumbência, nos claros termos do art. 26 do CPC:

Art. 26. Se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu. [grifado]

Daí se extrai que o INPI, tendo incontroversamente dado causa à judicialização da demanda e reconhecido judicialmente a procedência do pedido, deve responder pelos honorários de advogado, em solidariedade com sua litisconsorte passiva, a recorrente Angel."

O único motivo para o não reconhecimento da manifestação do INPI favoravelmente à autora foi a causa de pedir da demanda, baseada na indevida e injustificada inércia do Instituto, não por nulidade do registro concedido, mas por ter ignorado requerimento administrativo da autora.

Isto é, situação fática diversa poderia ensejar solução diversa.

É o que se constata na hipótese do RESP 201101602362.

Tem-se, no julgamento do RESP 201101602362, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, pela Quarta Turma do STJ, a situação fática oposta, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ATUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INPI. ART. 175 DA LEI 9.279/96. POSIÇÃO PROCESSUAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO. CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO. LITISCONSORTE PASSIVO OU ASSISTENTE ESPECIAL (INTERVENÇÃO SUI GENERIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELA ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE ESPECIAL. 1. O art. 175 da Lei n. 9.279/96 prevê que, na ação de nulidade do registro de marca, o INPI, quando não for autor, intervirá obrigatoriamente no feito, sob pena de nulidade, sendo que a definição da qualidade dessa intervenção perpassa pela análise da causa de pedir da ação de nulidade. 2. O intuito da norma, ao prever a intervenção da autarquia, foi, para além do interesse dos particulares (em regra, patrimonial), o de preservar o interesse público, impessoal, representado pelo INPI na execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial. 3. No momento em que é chamado a intervir no feito em razão de vício inerente ao próprio registro, a autarquia federal deve ser citada na condição de litisconsórcio passivo necessário. 4. Se a causa de pedir da anulatória for a desconstituição da própria marca, algum defeito intrínseco do bem incorpóreo, não havendo questionamento sobre o vício do processo administrativo de registro propriamente dito, o INPI intervirá como assistente especial, numa intervenção sui generis, em atuação muito similar ao amicus curiae, com presunção absoluta de interesse na causa. 5. No tocante aos honorários, não sendo autor nem litisconsorte passivo, mas atuando na condição da intervenção sui generis, não deverá o INPI responder pelos honorários advocatícios, assim como ocorre com o assistente simples. 6. Recurso especial provido. (RESP 201101602362, LUIS FELIPE SALOMÃO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:09/08/2016)

Levou-se em conta, nas mesmas linhas do RESP 201101266338, pela Terceira Turma do STJ, que a definição da qualidade da intervenção do INPI perpassa pela análise da causa de pedir da ação de nulidade, sempre levando em conta que a pretensão em comento alcança tanto caráter de interesse público como privado.

Pode o INPI ajuizar a ação anulatória, caso em que atuará na qualidade de autor. A autarquia, em não sendo a requerente, intervirá obrigatoriamente no feito, sob pena de nulidade. Surge a dúvida quando autarquia é instada a atuar nos processos de anulação de outrem. Para tais casos, soluciona-se o problema de sua posição processual a partir da causa de pedir do caso concreto.

Quando a causa de pedir envolver vício inerente ao próprio registro, o INPI deve ser citado na condição de litisconsórcio passivo necessário, juntamente com o particular, pois é questionada a indevida atuação da administração pública ao deferir o registro.

Diversa é a hipótese em que não há discussão acerca do processo administrativo de registro, mas sim da desconstituição da própria marca, desenho industrial ou patente, de algum defeito intrínseco do bem incorpóreo, caso em que o Instituto intervirá como assistente especial. Isso porque não haverá necessidade de defender a legalidade do ato administrativo de concessão, atuando pelo interesse público.

Em outras palavras: se a ação se presta a investigar comportamento injurídico praticado pelo INPI, ele deverá ser parte, em litisconsórcio passivo necessário, com o beneficiário de seu ato administrativo. Se o objetivo do processo é a desconstituição da própria patente, desenho industrial ou marca, quando o próprio INPI eventualmente tiver sido vítima do particular que falsificou documentos ou usurpou patentem marca ou desenho industrial de outrem, sem que o processo administrativo que antecedesse aquele registro tivesse condições de o verificar, o Instituto configurará como assistente, próximo à figura do amicus curiae.

Assim, por exemplo, quando o próprio INPI tiver sido vítima de um engodo do particular que falsificou os documentos apresentados para exame e assim por diante, ou, mais amplamente, simplesmente porque o INPI registrou marca em nome de um particular usurpada de outro, sem que o processo administrativo que antecedesse aquele registro tivesse condições de o verificar.

Segundo constou no voto do Min. Luis Felipe Salomão, não se trata propriamente de assistência litisconsorcial, pois esta pressupõe o conflito de interesses. Estaria configurada, ao invés disso, uma intervenção de assistente especial ou de amicus curiae, o qual não haveria de responder por honorários advocatícios.

Inclui-se nessa hipótese o caso em que o INPI houver sido induzido em erro para permitir o registro de patente, marca ou desenho industrial enviados como se se tratassem de propriedade intelectual da requerida, posteriormente anulado ante documentação trazida pela parte autora.

Logo, quando o Instituto é instado a se manifestar na qualidade de assistente especial, não há condenação de honorários, sendo essencial, nesta hipótese, que o processo administrativo tenha transcorrido de maneira formalmente regular.

Na hipótese do mencionado precedente, foi provido o recurso especial para afastar a condenação em honorários do INPI, assim constando do voto condutor do julgado:

"4. Nesse passo, como sabido, a Lei n. 9.279⁄96 (LPI) regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, definindo, ainda, o procedimento a ser adotado nas ações de nulidade de registro de marcas, patentes e desenho industrial (arts. 57, 118 e 175).

Em qualquer das pretensões, segundo a norma, deverá ocorrer a intervenção do INPI, autarquia federal responsável pelo aperfeiçoamento, pela disseminação e pela gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual.

No tocante à nulidade do registro de marca,...