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23 de Outubro de 2019
2º Grau

Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 5032810-34.2014.4.04.7200 SC 5032810-34.2014.4.04.7200

ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE REGISTRO PERANTE O INPI. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SITUAÇÃO PROCESSUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ASSISTENTE ESPECIAL. CUSTAS E HONORÁRIOS. AFASTAMENTO.

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Processo
AC 5032810-34.2014.4.04.7200 SC 5032810-34.2014.4.04.7200
Órgão Julgador
TERCEIRA TURMA
Julgamento
13 de Março de 2018
Relator
ROGERIO FAVRETO

Ementa

ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE REGISTRO PERANTE O INPI. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SITUAÇÃO PROCESSUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ASSISTENTE ESPECIAL. CUSTAS E HONORÁRIOS. AFASTAMENTO.
1. Em se tratando de ação anulatória de registro perante o INPI, mostra-se necessário avaliar, segundo a causa de pedir, qual a situação será assumida pelo Instituto no processo.
2. Pode o INPI ajuizar a ação anulatória, caso em que atuará na qualidade de autor.
3. A autarquia, em não sendo a requerente, intervirá obrigatoriamente no feito, sob pena de nulidade.
4. O ato de concessão da patente ou do registro por parte do INPI é ato de administração ativa, o qual visa a criar uma utilidade pública, concreto, individual, ato vinculado, pois não há margem alguma de liberdade pela Administração, puro constitutivo, ampliativo, externo, e unilateral.
5. O ato de concessão é vinculado, uma vez deferido o pedido como resultado favorável do exame técnico realizado pelo Instituto, sem que haja qualquer discricionariedade por parte do INPI ("A patente será concedida depois de deferido o pedido", art. 38 da Lei nº 9.279/96). A margem dada ao órgão técnico do INPI é única e exclusivamente aquela de, segundo seus conhecimentos, aferir conclusões técnicas e objetivas, sem realizar juízo de oportunidade e conveniência.
6. Quando a causa de pedir envolver vício inerente ao próprio registro, o INPI deve ser citado na condição de litisconsorte passivo necessário, juntamente com o particular, pois é questionada a indevida atuação da administração pública ao deferir o registro, ou a inércia injustificada no andamento de requerimento realizado na esfera administrativa.
7. Se o objetivo do processo é a desconstituição da própria patente, desenho industrial ou marca, quando o próprio INPI eventualmente tiver sido vítima do particular que falsificou documentos ou usurpou patentem marca ou desenho industrial de outrem, sem que o processo administrativo que antecedesse aquele registro tivesse condições de o verificar, o Instituto configurará como assistente especial, próximo à figura do amicus curiae.
8. Contanto que o processo administrativo tenha transcorrido de maneira formalmente regular, nos casos em que o Instituto é instado a se manifestar na qualidade de assistente especial, não há sucumbência da autarquia, afastando a condenação do INPI ao pagamento de custas e honorários.
9. Mesmo quando o INPI figurar como verdadeiro réu na demanda (vício no processo administrativo), a sua condenação, quanto vencido, ao pagamento de custas processuais, deve limitar-se ao reembolso daquelas recolhidas pelo vencedor, isento quanto às demais (art. , I, e parágrafo único, da Lei 9.289/96).
10. Precedentes do STJ que delineiam os critérios para a determinação da situação processual do INPI, segundo o caso concreto.
11. Caso em que não houve pretensão resistida por parte do INPI, seja administrativamente, esfera em que não foi protocolado pedido de anulação, seja judicialmente, em que já na fase de contestação o Instituto reconheceu plenamente a pretensão da autora, assim que vieram a seu conhecimento os documentos anexados à inicial.
12. Hipótese em que procede a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo INPI, que deve intervir neste processo como assistente especial, tendo em vista que não há imputação de vícios no andamento do processo administrativo, e que o Instituto reconheceu prontamente o pedido da parte autora.
13. Apelação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial a que se dá provimento. Afastada a condenação, em solidariedade, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais serão arcados integralmente pela empresa ré.

Acórdão

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.