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21 de Setembro de 2019
2º Grau

Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO : AG 50364593420184040000 5036459-34.2018.4.04.0000 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Agravo de Instrumento Nº 5036459-34.2018.4.04.0000/SC

AGRAVANTE: UNIPLAST S/A

ADVOGADO: CARLOS JANILSON REGO DE FREITAS

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DANIELE

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por UNIPLAST S/A em face de decisão que, no processo originário, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência por meio do qual busca:

b) Seja deferida a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, LIMINARMENTE inaudita altera parte, para o fim de:

b.1) DETERMINAR à imediata suspensão dos efeitos dos registros de desenhos industriais DI 6600210-9 e DI 6600208-7, oficiando o segundo réu [INPI] para assim tomar as providências e anotações necessárias, tornando público de que tais registros de DI’s encontram-se suspensos (sub-judice);

b.2) DETERMINAR que o primeiro réu se abstenha, por si próprio ou através de terceiros e inclusive de empresas que seja sócio, de adotar qualquer medida coercitiva em desfavor da Autora, no sentido de obstar/prejudicar a divulgação, produção, fabricação, manutenção em estoque e comercialização do perfil plástico derivado e produzido através de tais desenhos, ou semelhantes, sob pena de multa diária a ser fixada por este MM. Juízo;

A parte agravante explica que atua há mais de 30 anos no mercado de fabricação de perfis plásticos, para diversos segmentos do mercado, como linha branca de refrigeração e eletrodomésticos, construção civil, hospitalar, moveleira, entre outros.

Relata que foi surpreendida em maio de 2018 com notificação extrajudicial da empresa Tenoperfil Plásticos Ltda., da qual o agravado Antonio Carlos Daniele é sócio, acusando-a da prática de atos de concorrência desleal e de crime por violação de direitos de propriedade industrial. Com a notificação, informa que foram enviados alguns documentos, dentre eles, a cópia dos certificados de registro relativos a dois desenhos, quais sejam: DI 6600210-9 - título: "configuração perfil para-choque de proteção" e DI 6600208-7 - título: "configuração aplicada em terminal curvo".

Informa que o agravado referido depositou, em 18-01-2006, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, dois pedidos de registro de desenhos industriais, os quais, após processamento, foram concedidos em 04-04-2006.

Prossegue informando que os registros tratam-se desenhos de perfis plásticos e de peças plásticas injetadas, conforme figuras apresentadas. O DI 6600210-9, trata-se de perfil plástico que se subdivide em: uma base de fixação e uma capa curvada - meia lua, popularmente chamado no mercado de consumo como "bate-macas", muito aplicado em hospitais e similares; o DI 6600208-7 trata-se de uma ponteira de encaixe ou fechamento, acabamento do perfil, ou seja, acessório do primeiro.

Alega que o agravado nunca reuniu as condições legais para gozar das prerrogativas e direitos previstos na Lei nº 9.279/1996 no que se refere a tais desenhos. Destaca que os desenhos não continham visual novo e original, uma vez que muito tempo antes da data do depósito, tais desenhos já eram de conhecimento público e notório tanto no Brasil quanto no exterior, inclusive com registros anteriores.

Assevera que a concessão dos registros deu-se de forma sumária ou automática, nos termos do artigo 106 da Lei nº 9.279/1996, ou seja, o INPI não analisou os requisitos de validade previstos nos artigos 95 a 97 da Lei nº 9.279/1996.

Aduz que, além do perfil plástico decorrente dos desenhos já possuir registro anterior de outra empresa estrangeira, sendo produzido há muito tempo e comercializado no mercado internacional, várias empresas no Brasil produzem, em larga escala, o mesmo produto, de forma muito parecida e com medidas dimensionais e configurações visuais semelhantes.

Destaca que os desenhos são cópias visuais e ornamentais dos desenhos dos registros: WO D035901-002, cujo depositante é SPM International, título "wall buffers (protetor de parede)", com data de depósito em 22-03-1996 e data de publicação do registro em 31-05-1996 e; WO D035901-005, com a mesma depositante, com data de depósito em 22-03-1996 e data de publicação do registro em 31-05-1996.

Alega que os desenhos industriais em questão já pertenciam ao estado da técnica ou domínio público muito tempo antes da data do depósito (18-01-2006). Invoca os artigos 11, § 1º, e 96, § 1º, da Lei nº 9.279/1996.

Argumenta que está demonstrado que o agravado se apropriou indevidamente de ideia ou criação alheia, passando-se por autor e criador dos desenhos industriais em tela.

Sustenta que deve ser declarada a nulidade dos registros DI 6600210-9 e DI 6600208-7 e, em sede tutela provisória, pede a suspensão da proteção.

Argumenta que a probabilidade do direito alegado está comprovada por laudo ténico e o risco de dano irreparável está no fato de que, enquanto os registros permanecerem válidos e produzindo efeitos, corre o risco de ter suas atividades interrompidas e prejudicadas no que se refere à fabricação e comercialização do perfil plástico proteção de parede ("bate-macas"), além de outras consequências.

O agravado Antonio Carlos Daniele apresentou manifestação preliminar, em que requer o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal (evento 02).

Após, a parte agravante juntou parecer da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do INPI, em que é sugerida a anulação do desenho industrial DI 6600210-9. Ressalta que o DI 6600208-7 é acessório daquele e reitera o pedido de antecipação da tutela recursal (evento 05).

É o breve relatório. Passo a decidir.

A decisão agravada (evento 03 do processo originário) traz a seguinte fundamentação:

Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por Uniplast S.A. em face Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e Antônio Carlos Daniele visando à nulidade dos registros de DI6600210-9 e DI6600208-7, com efeitos a partir das datas dos respectivos depósitos.

Narrou que: atua no seguimento de perfis plásticos e foi surpreendida no mês de maio de 2018 com notificação extrajudicial de sociedade empresária da qual o réu é sócio, alegando concorrência desleal e crime de violação de direitos de propriedade industrial; a sociedade notificante não é ou era titular dos registros de desenho; os pedidos foram depositados em 18/01/2006 e os pedidos foram concedidos em 04/04/2006; o desenho DI6600210-9 tem o título de configuração de perfil para-choque de proteção, conhecido no mercado como "bate-macas"; o desenho DI6600208-7 tem o título de configuração aplicada em terminal curvo, caracterizando-se como ponteira de encaixe ou fechamento/acabamento do perfil; os registros foram concedidos sem o preenchimento dos requisitos legais, em especial a novidade e a originalidade, por serem públicos e notórios.

Sustentou que: os registros em favor do primeiro réu se deram de forma sumária ou automática, nos termos do art. 106 da Lei n.º 9.279/1996, sem análise dos requisitos de validade previstos no art. 95 a 97 da Lei n.º 9.279/1996 (aplicação industrial, novidade, originalidade e possibilidade de fabricação industrial); o art. 113 Lei n.º 9.279/1996 prevê a nulidade do registro quando houver violação dos arts. 94 a 98 do mesmo diploma, assim como o art. 112, caput, e § 1º, da mesma lei, dispõem serem nulos os registros em infringência aos seus demais dispositivos; houve decurso do prazo de cinco anos da concessão do registro, que se deu em 04/04/2006, razão pela qual a nulidade apenas pode se dar na via judicial, nos termos do art. 113, § 1º, da Lei n.º 9.279/1996; o primeiro réu e a respectiva pessoa jurídica ajuizaram em 18/01/2018 medida preparatória de busca e apreensão criminal visando apreensão de amostras do referido perfil, autuada sob o n.º 1014082-89.2018.8.26.000 na 2ª Vara Criminal do Foro Regional I de Santana–Comarca de São Paulo; os registros já pertenciam ao estado da técnica muito tempo antes da data de depósito; há registros da SPM Internacional de dez anos antes, identificados por WOD035901-002 e WOD035901-005, depositados em 22/03/1196 e publicados em 31/05/1996 ; há laudo juntado com a inicial apontando se tratarem dos mesmos desenhos, com as mesmas características visuais e ornamentais externas; há precedentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que dão suporte à sua tese; os registros seriam nulos por violarem o art. 112 da Lei n.º 9.279/1996; estariam preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência; enquanto recebia a notificação da pessoa jurídica ré, já preparava os pedidos de modelo de utilidade e desenho industrial MU–BR 20 2018 010219 8 e DI–BR 30 2018 0021061.

Em sede de tutela provisória de urgência, requereu a suspensão dos efeitos dos registros dos desenhos industriais DI 6600210-9 e DI 6600208-7, bem como a que se determine ao primeiro réu que se abstenha de qualquer medida coercitiva em desfavor da autora.

Vieram conclusos. Decido.

A tutela provisória pode ser concedida em razão de urgência ou de evidência, qualquer delas passível de deferimento liminar ou incidental nos termos dos artigos 294 e 311 do Código de Processo Civil.

Em razão da natureza da pretensão aqui formulada, de difícil comprovação com base apenas em prova documental e tendo em vista a ausência de tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou súmula vinculante, a tutela provisória deverá ser analisada com base nos requisitos legais da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Em tais casos, apenas poderá ser deferida a tutela pretendida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo idôneos a flexibilizar a garantia constitucional do contraditório.

Ainda que se tomassem por verdadeiras as alegações de fato e de direito narradas na inicial, não se afigura presente o risco de dano. O suposto perigo de dano narrado pela autora consistiria na manutenção dos registros pretensamente nulos e o ajuizamento da medida preparatória de busca e apreensão criminal.

Em relação ao primeiro dos argumentos, não há como se reconhecer o risco de dano alegado, porquanto os registros datam de 04/04/2006 e até o presente momento, o único prejuízo concretamente narrada foi o ajuizamento da medida preparatória de busca e apreensão criminal, fato esse que não revela premente necessidade idônea a relativizar a garantia constitucional do contraditório.

No que pertine ao segundo dos fundamentos - ajuizamento de medida preparatória -, não há qualquer prejudicialidade entre a ação aqui ajuizada e a aquela iniciada na esfera criminal, dada a independência material e cognitiva das instâncias cível e criminal. Assim, ainda que se suspendesse cautelarmente os efeitos do registro nesse juízo, referida decisão em nada vincularia ou mesmo paralisaria a esfera criminal, restando, portanto inequívoca inutilidade no fim visado.

Assim, os fundamentos invocados, em análise perfunctória, própria de provimentos tais quais o presente, não se prestam a relativizar o contraditório, sendo conduta prudente o aguardo das respostas dos réus e o decorrer da instrução processual para só então decidir com relativo grau de segurança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, indefiro pedido de tutela de urgência.

Cite-se os réus para, querendo, oferecerem contestação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, artigo 335, inciso I), observada a prerrogativa da União em função do art. 183 do CPC, ficando desde já cientes de que seus silêncios implicarão revelia, da mesma forma que a ausência de manifestação específica sobre as alegações de fato apresentadas resultará na presunção de que são verdadeiras, nos termos dos artigos 341 e 344 do CPC.

Além de suas respostas, deverão os réus especificarem fundamentadamente as provas a produzir em audiência (art. 336 do CPC), indicando os fatos que pretendem provar com cada uma delas, assim como apresentarem, se for o caso, o rol de testemunhas nos moldes do art. 450 do mesmo diploma legal. Se desejarem seja realizada perícia deverá desde logo formular seus quesitos.

Apresentada resposta, dê-se vista à autora para impugnação em 15 (quinze) dias, ocasião em que também deverá cumprir o determinado n...