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23 de Outubro de 2019
2º Grau

Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO : AG 5036459-34.2018.4.04.0000 5036459-34.2018.4.04.0000

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Processo
AG 5036459-34.2018.4.04.0000 5036459-34.2018.4.04.0000
Órgão Julgador
SEGUNDA TURMA
Julgamento
22 de Novembro de 2018
Relator
ALCIDES VETTORAZZI

Decisão

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por UNIPLAST S/A em face de decisão que, no processo originário, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência por meio do qual busca: b) Seja deferida a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, LIMINARMENTE inaudita altera parte, para o fim de: b.1) DETERMINAR à imediata suspensão dos efeitos dos registros de desenhos industriais DI 6600210-9 e DI 6600208-7, oficiando o segundo réu [INPI] para assim tomar as providências e anotações necessárias, tornando público de que tais registros de DI's encontram-se suspensos (sub-judice); b.2) DETERMINAR que o primeiro réu se abstenha, por si próprio ou através de terceiros e inclusive de empresas que seja sócio, de adotar qualquer medida coercitiva em desfavor da Autora, no sentido de obstar/prejudicar a divulgação, produção, fabricação, manutenção em estoque e comercialização do perfil plástico derivado e produzido através de tais desenhos, ou semelhantes, sob pena de multa diária a ser fixada por este MM. Juízo; A parte agravante explica que atua há mais de 30 anos no mercado de fabricação de perfis plásticos, para diversos segmentos do mercado, como linha branca de refrigeração e eletrodomésticos, construção civil, hospitalar, moveleira, entre outros. Relata que foi surpreendida em maio de 2018 com notificação extrajudicial da empresa Tenoperfil Plásticos Ltda., da qual o agravado Antonio Carlos Daniele é sócio, acusando-a da prática de atos de concorrência desleal e de crime por violação de direitos de propriedade industrial. Com a notificação, informa que foram enviados alguns documentos, dentre eles, a cópia dos certificados de registro relativos a dois desenhos, quais sejam: DI 6600210-9 - título: "configuração perfil para-choque de proteção" e DI 6600208-7 - título: "configuração aplicada em terminal curvo". Informa que o agravado referido depositou, em 18-01-2006, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, dois pedidos de registro de desenhos industriais, os quais, após processamento, foram concedidos em 04-04-2006. Prossegue informando que os registros tratam-se desenhos de perfis plásticos e de peças plásticas injetadas, conforme figuras apresentadas. O DI 6600210-9, trata-se de perfil plástico que se subdivide em: uma base de fixação e uma capa curvada - meia lua, popularmente chamado no mercado de consumo como "bate-macas", muito aplicado em hospitais e similares; o DI 6600208-7 trata-se de uma ponteira de encaixe ou fechamento, acabamento do perfil, ou seja, acessório do primeiro. Alega que o agravado nunca reuniu as condições legais para gozar das prerrogativas e direitos previstos na Lei nº 9.279/1996 no que se refere a tais desenhos. Destaca que os desenhos não continham visual novo e original, uma vez que muito tempo antes da data do depósito, tais desenhos já eram de conhecimento público e notório tanto no Brasil quanto no exterior, inclusive com registros anteriores. Assevera que a concessão dos registros deu-se de forma sumária ou automática, nos termos do artigo 106 da Lei nº 9.279/1996, ou seja, o INPI não analisou os requisitos de validade previstos nos artigos 95 a 97 da Lei nº 9.279/1996. Aduz que, além do perfil plástico decorrente dos desenhos já possuir registro anterior de outra empresa estrangeira, sendo produzido há muito tempo e comercializado no mercado internacional, várias empresas no Brasil produzem, em larga escala, o mesmo produto, de forma muito parecida e com medidas dimensionais e configurações visuais semelhantes. Destaca que os desenhos são cópias visuais e ornamentais dos desenhos dos registros: WO D035901-002, cujo depositante é SPM International, título "wall buffers (protetor de parede)", com data de depósito em 22-03-1996 e data de publicação do registro em 31-05-1996 e; WO D035901-005, com a mesma depositante, com data de depósito em 22-03-1996 e data de publicação do registro em 31-05-1996. Alega que os desenhos industriais em questão já pertenciam ao estado da técnica ou domínio público muito tempo antes da data do depósito (18-01-2006). Invoca os artigos 11, § 1º, e 96, § 1º, da Lei nº 9.279/1996. Argumenta que está demonstrado que o agravado se apropriou indevidamente de ideia ou criação alheia, passando-se por autor e criador dos desenhos industriais em tela. Sustenta que deve ser declarada a nulidade dos registros DI 6600210-9 e DI 6600208-7 e, em sede tutela provisória, pede a suspensão da proteção. Argumenta que a probabilidade do direito alegado está comprovada por laudo ténico e o risco de dano irreparável está no fato de que, enquanto os registros permanecerem válidos e produzindo efeitos, corre o risco de ter suas atividades interrompidas e prejudicadas no que se refere à fabricação e comercialização do perfil plástico proteção de parede ("bate-macas"), além de outras consequências. O agravado Antonio Carlos Daniele apresentou manifestação preliminar, em que requer o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal (evento 02). Após, a parte agravante juntou parecer da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do INPI, em que é sugerida a anulação do desenho industrial DI 6600210-9. Ressalta que o DI 6600208-7 é acessório daquele e reitera o pedido de antecipação da tutela recursal (evento 05). É o breve relatório. Passo a decidir. A decisão agravada (evento 03 do processo originário) traz a seguinte fundamentação: Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por Uniplast S.A. em face Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e Antônio Carlos Daniele visando à nulidade dos registros de DI6600210-9 e DI6600208-7, com efeitos a partir das datas dos respectivos depósitos. Narrou que: atua no seguimento de perfis plásticos e foi surpreendida no mês de maio de 2018 com notificação extrajudicial de sociedade empresária da qual o réu é sócio, alegando concorrência desleal e crime de violação de direitos de propriedade industrial; a sociedade notificante não é ou era titular dos registros de desenho; os pedidos foram depositados em 18/01/2006 e os pedidos foram concedidos em 04/04/2006; o desenho DI6600210-9 tem o título de configuração de perfil para-choque de proteção, conhecido no mercado como "bate-macas"; o desenho DI6600208-7 tem o título de configuração aplicada em terminal curvo, caracterizando-se como ponteira de encaixe ou fechamento/acabamento do perfil; os registros foram concedidos sem o preenchimento dos requisitos legais, em especial a novidade e a originalidade, por serem públicos e notórios. Sustentou que: os registros em favor do primeiro réu se deram de forma sumária ou automática, nos termos do art. 106 da Lei n.º 9.279/1996, sem análise dos requisitos de validade previstos no art. 95 a 97 da Lei n.º 9.279/1996 (aplicação industrial, novidade, originalidade e possibilidade de fabricação industrial); o art. 113 Lei n.º 9.279/1996 prevê a nulidade do registro quando houver violação dos arts. 94 a 98 do mesmo diploma, assim como o art. 112, § 1º, da mesma lei, dispõem serem nulos os registros em infringência aos seus demais dispositivos; houve decurso do prazo de cinco anos da concessão do registro, que se deu em 04/04/2006, razão pela qual a nulidade apenas pode se dar na via judicial, nos termos do art. 113, § 1º, da Lei n.º 9.279/1996; o primeiro réu e a respectiva pessoa jurídica ajuizaram em 18/01/2018 medida preparatória de busca e apreensão criminal visando apreensão de amostras do referido perfil, autuada sob o n.º 1014082-89.2018.8.26.000 na 2ª Vara Criminal do Foro Regional I de Santana-Comarca de São Paulo; os registros já pertenciam ao estado da técnica muito tempo antes da data de depósito; há registros da SPM Internacional de dez anos antes, identificados por WOD035901-002 e WOD035901-005, depositados em 22/03/1196 e publicados em 31/05/1996 ; há laudo juntado com a inicial apontando se tratarem dos mesmos desenhos, com as mesmas características visuais e ornamentais externas; há precedentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que dão suporte à sua tese; os registros seriam nulos por violarem o art. 112 da Lei n.º 9.279/1996; estariam preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência; enquanto recebia a notificação da pessoa jurídica ré, já preparava os pedidos de modelo de utilidade e desenho industrial MU-BR 20 2018 010219 8 e DI-BR 30 2018 0021061. Em sede de tutela provisória de urgência, requereu a suspensão dos efeitos dos registros dos desenhos industriais DI 6600210-9 e DI 6600208-7, bem como a que se determine ao primeiro réu que se abstenha de qualquer medida coercitiva em desfavor da autora. Vieram conclusos. Decido. A tutela provisória pode ser concedida em razão de urgência ou de evidência, qualquer delas passível de deferimento liminar ou incidental nos termos dos artigos 294 e 311 do Código de Processo Civil. Em razão da natureza da pretensão aqui formulada, de difícil comprovação com base apenas em prova documental e tendo em vista a ausência de tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou súmula vinculante, a tutela provisória deverá ser analisada com base nos requisitos legais da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Em tais casos, apenas poderá ser deferida a tutela pretendida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo idôneos a flexibilizar a garantia constitucional do contraditório. Ainda que se tomassem por verdadeiras as alegações de fato e de direito narradas na inicial, não se afigura presente o risco de dano. O suposto perigo de dano narrado pela autora consistiria na manutenção dos registros pretensamente nulos e o ajuizamento da medida preparatória de busca e apreensão criminal. Em relação ao primeiro dos argumentos, não há como se reconhecer o risco de dano alegado, porquanto os registros datam de 04/04/2006 e até o presente momento, o único prejuízo concretamente narrada foi o ajuizamento da medida preparatória de busca e apreensão criminal, fato esse que não revela premente necessidade idônea a relativizar a garantia constitucional do contraditório. No que pertine ao segundo dos fundamentos - ajuizamento de medida preparatória -, não há qualquer prejudicialidade entre a ação aqui ajuizada e a aquela iniciada na esfera criminal, dada a independência material e cognitiva das instâncias cível e criminal. Assim, ainda que se suspendesse cautelarmente os efeitos do registro nesse juízo, referida decisão em nada vincularia ou mesmo paralisaria a esfera criminal, restando, portanto inequívoca inutilidade no fim visado. Assim, os fundamentos invocados, em análise perfunctória, própria de provimentos tais quais o presente, não se prestam a relativizar o contraditório, sendo conduta prudente o aguardo das respostas dos réus e o decorrer da instrução processual para só então decidir com relativo grau de segurança. DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro pedido de tutela de urgência. Cite-se os réus para, querendo, oferecerem contestação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, artigo 335, inciso I), observada a prerrogativa da União em função do art. 183 do CPC, ficando desde já cientes de que seus silêncios implicarão revelia, da mesma forma que a ausência de manifestação específica sobre as alegações de fato apresentadas resultará na presunção de que são verdadeiras, nos termos dos artigos 341 e 344 do CPC. Além de suas respostas, deverão os réus especificarem fundamentadamente as provas a produzir em audiência (art. 336 do CPC), indicando os fatos que pretendem provar com cada uma delas, assim como apresentarem, se for o caso, o rol de testemunhas nos moldes do art. 450 do mesmo diploma legal. Se desejarem seja realizada perícia deverá desde logo formular seus quesitos. Apresentada resposta, dê-se vista à autora para impugnação em 15 (quinze) dias, ocasião em que também deverá cumprir o determinado no parágrafo anterior quanto às provas. Atente a Secretaria que, decorrido o interstício de mais de 72 (setenta e duas) horas desde a geração da guia de custas no sistema e-Proc sem que tenha havido a confirmação do respectivo pagamento, deverá ser intimado o impetrante a comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas judiciais iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Intime-se a autora. Pois bem. Está em causa a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para autorizar a suspensão dos efeitos dos registros dos desenhos industriais DI 6600210-9 e DI 6600208-7, bem como para determinar ao primeiro agravado (Antonio Carlos Daniele) que se abstenha de qualquer medida coercitiva em desfavor da autora. A Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial exarou parecer, em 04-10-2018, nos seguintes termos (evento 23 do processo de origem, OUT3): Os registros em tela foram concedidos nos termos do artigo 106, caput, da Lei de Propriedade Industrial. Isso significa que novidade e originalidade não foram aferidas no ato dos exames. Antes da análise das provas, é importante esclarecer, em relação ao exposto na seção Dos Fatos e Objetivo (fls. 07) da petição da Autora, que o desenho industrial no estado da técnica não equivale per se a desenho industrial em domínio público. Conforme o art. 96, parágrafo 1º, o estado da técnica refere-se a todos os desenhos industriais tornados acessíveis ao público em qualquer lugar do mundo, por uso ou outro meio. O domínio público, por sua vez, refere-se aos desenhos industriais no estado da técnica que não possuem registro vigente no Brasil. Em relação às provas apresentadas para sustentar os pedidos de nulidade dos desenhos industriais, a Autora apresenta dois registros de desenhos industriais (WO D035901-002 e WO D035901-005, depositados em 22/03/1996) e ainda imagens de desenhos industriais registrados apontados como anterioridades impeditivas e ainda de outros produtos. As folhas 6, 12 e 13 apresentam links e imagens de páginas da internet que, segundo a Autora, comprovariam que os registros em tela estariam em domínio público. Porém, nenhuma das imagens apresentadas, nem as páginas da internet a que somos encaminhados por meio dos links fornecidos, apresentam sua data de publicação. A ausência dessa informação torna inválido o teor dessas provas, sendo insuficientes para comprovar a anterioridade. A folha 11 apresenta o registro WO D035901-002 como anterioridade. Ao analisar o registro no banco de dados da World Intellectual Property Organization - WIPO, percebeu-se que este apresenta imagem de um objeto quadrangular de curvatura convexa em sua face externa. Essa face apresenta seis sulcos, retilíneos e paralelos, arranjados em dois grupos de três sulcos equidistantes entre si. Tal configuração cria sete faixas na face externa. A distância entre os grupos de sulcos, porém, é maior que a distância entre os sulcos. Tal fato cria, na área central dessa face convexa, uma faixa mais larga. Já na face côncava o objeto apresenta duas presilhas de encaixe em forma de U, localizadas próximo às extremidades dessa face. Na área central observa-se elemento de reforço estrutural constituído por duas aletas paralelas, ligadas por elemento curvo. Ainda na folha 11, a Autora também apresenta, como anterioridade, o registro WO D035901-005. Esse registro, conforme verificado no documento oficial disponível no banco de dados da WIPO, também apresenta um objeto quadrangular de curvatura convexa em sua face externa. Essa face apresenta oito sulcos, retilíneos e paralelos, arranjados em dois grupos de quatro sulcos. Tal configuração cria nove faixas nessa face. A faixa central é constituída por um ressalto que divide os grupos de sulcos. A distância entre os sulcos, nessa configuração, varia de maneira descrescente à medida que as faixas aproximam-se do centro da referida face. Já na face côncava o objeto apresenta duas presilhas de encaixa em forma de U, localizadas próximo às extremidades dessa face. Na área central observa-se elemento de reforço estrutural constituído por duas aletas paralelas, ligadas por elemento curvo. Essa face côncava apresenta ainda outras duas aletas similares situadas entre o elemento central e cada uma das presilhas em forma de U. O primeiro registro anulando, DI 6600210-9, é um objeto quadrangular de curvatura convexa em sua parte externa. Essa face possui seis sulcos retilíneos e paralelos arranjados em pares. Tal configuração cria sete faixas. A alternância nas larguras dessas faixas deve-se à distância, ligeiramente maior, entre os pares dos sulcos. A área interna do objeto apresenta uma presilha em forma de U e ainda quatro aletas de reforço estrutural, paralelas entre si e perpendiculares à face curva. O objeto apresenta, ainda, na face oposta à superfície convexa, superfície essencialmente plana utilizada para fixar o objeto à parede. Tal face apresenta dois leves rebaixos nas áreas próximas às extremidades. Já o segundo registro anulando, DI 6600208-7, é uma cantoneira cuja configuração, longilínea, é marcada pela face exterior convexa. Essa face apresenta extremidades arredondadas de lagura substancialmente menor que a largura da área central. Tal face não apresenta nenhum tipo de ornamentação em sua superfície. Já as faces internas do objeto apresentam duas superfícies e planas perpendiculares entre si. Cada uma dessas faces internas apresenta dois elementos de fixação, quadrangulares, de cantos arredondados, posicionados próximo às extremidades da cantoneira. Cada um desses quatro elementos apresenta, ainda, uma pequena lingueta e ainda furação para fixação. Diante de tais análises, resta claro que a forma, o posicionamento dos elementos e as proporções do registro anulando DI 6600210-9 possuem grande semelhança com os objetos mostrados no documento WO D035901, em especial com o objeto WO D035901-002. Assim, pela coincidência das configurações descritas acima frente às provas apresentadas, considera-se impeditiva a anterioridade apresentada à página 11. (...) Diante dessa análise, entendemos que o registro DI 6600208-7 possui novidade e originalidade em face das anterioridades trazidas pela Autora. Dessa forma, sugerimos que seja mantido vigente. Por outro lado, considera-se que o registro DI 6600210-9 não possui originalidade em face das anterioridades trazidas pela Autora. Assim, sugerimos que seja tornado nulo por infringência aos artigos 95 e 97, caput, da Lei de Propriedade Industrial. Dessa forma, o parecer concluiu que o DI 6600210-9 não possui originalidade, causa de nulidade do registro; enquanto o DI 6600208-7 não possui qualquer mácula, tendo observado os critérios da novidade e da originalidade. A Lei nº 9.279/1996 assim dispõe: Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. § 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa. § 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios. (...) Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica. § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99. § 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente. § 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12. Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores. Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos. (...) Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada. § 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. § 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional. (...) Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57. Com efeito, em uma primeira análise, observa-se que o DI 6600210-9 não possui originalidade, conforme conclusão a que chegou o próprio INPI, o que torna inválida a concessão do registro. Por outro lado, o DI 6600208-7 observou os critérios da novidade e da originalidade, não havendo, aparentemente, qualquer mácula no respectivo registro. Confira-se o seguinte precedente: ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE NOVIDADE E ORIGINALIDADE. ARTS. 96 E 97 DA LEI Nº 9.279/96. . A existência de produtos com desenhos muito semelhantes é capaz de afastar a originalidade do registro do desenho industrial, conforme determinam os arts. 96 e 97 da Lei nº 9.279/96, o desenho industrial é considerado original quando dele resultar configuração visual distintiva em relação a produtos anteriores. (TRF4, APELREEX 5002290-35.2012.4.04.7015, QUARTA TURMA, Rel. Des. Federal LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 17/06/2015) A despeito disso, não foi demonstrado que os registros dos desenhos industriais questionados (DI 6600210-9 e DI 6600208-7) encontram-se em vigor, na medida em que proteção legal foi conferida pelo prazo de 10 (dez) anos a contar de 18-01-2006, sem notícia de sua prorrogação, nos termos do artigo 108 da Lei nº 9.279/1996 (evento 23 do processo de origem, OUT1, p. 17, e OUT2, p. 17). Dessa forma, nos termos do artigo 118, c/c artigo 56 da Lei nº 9.279/1996, não foi demonstrado o requisito da vigência do registro dos desenhos industriais, razão pela qual não se revela possível, por ora, a sua suspensão. Logo, não se visualiza, num primeiro momento, em caráter liminar, a probabilidade do direito alegado, para fins de concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC). Assim, sendo aparentemente improvável o provimento deste recurso, não está presente um dos pressupostos exigidos para a antecipação da tutela recursal, à luz do disposto no artigo 1.019, I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Após, com ou sem contrarrazões, voltem os autos eletrônicos conclusos para julgamento.