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21 de Setembro de 2019
2º Grau

Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO : AG 50364593420184040000 5036459-34.2018.4.04.0000 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Agravo de Instrumento Nº 5036459-34.2018.4.04.0000/SC

RELATOR: Desembargador Federal SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ

AGRAVANTE: UNIPLAST S/A

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DANIELE

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por UNIPLAST S/A em face de decisão que, no processo originário, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência por meio do qual busca:

b) Seja deferida a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, LIMINARMENTE inaudita altera parte, para o fim de:

b.1) DETERMINAR à imediata suspensão dos efeitos dos registros de desenhos industriais DI 6600210-9 e DI 6600208-7, oficiando o segundo réu [INPI] para assim tomar as providências e anotações necessárias, tornando público de que tais registros de DI’s encontram-se suspensos (sub-judice);

b.2) DETERMINAR que o primeiro réu se abstenha, por si próprio ou através de terceiros e inclusive de empresas que seja sócio, de adotar qualquer medida coercitiva em desfavor da Autora, no sentido de obstar/prejudicar a divulgação, produção, fabricação, manutenção em estoque e comercialização do perfil plástico derivado e produzido através de tais desenhos, ou semelhantes, sob pena de multa diária a ser fixada por este MM. Juízo;

A parte agravante explica que atua há mais de 30 anos no mercado de fabricação de perfis plásticos, para diversos segmentos do mercado, como linha branca de refrigeração e eletrodomésticos, construção civil, hospitalar, moveleira, entre outros.

Relata que foi surpreendida em maio de 2018 com notificação extrajudicial da empresa Tecnoperfil Plásticos Ltda., da qual o agravado Antonio Carlos Daniele é sócio, acusando-a da prática de atos de concorrência desleal e de crime por violação de direitos de propriedade industrial. Com a notificação, informa que foram enviados alguns documentos, dentre eles, a cópia dos certificados de registro relativos a dois desenhos, quais sejam: DI 6600210-9 - título: "configuração perfil para-choque de proteção" e DI 6600208-7 - título: "configuração aplicada em terminal curvo".

Informa que o agravado referido depositou, em 18-01-2006, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, dois pedidos de registro de desenhos industriais, os quais, após processamento, foram concedidos em 04-04-2006.

Prossegue informando que os registros tratam-se desenhos de perfis plásticos e de peças plásticas injetadas, conforme figuras apresentadas. O DI 6600210-9, trata-se de perfil plástico que se subdivide em: uma base de fixação e uma capa curvada - meia lua, popularmente chamado no mercado de consumo como "bate-macas", muito aplicado em hospitais e similares; o DI 6600208-7 trata-se de uma ponteira de encaixe ou fechamento, acabamento do perfil, ou seja, acessório do primeiro.

Alega que o agravado nunca reuniu as condições legais para gozar das prerrogativas e direitos previstos na Lei nº 9.279/1996 no que se refere a tais desenhos. Destaca que os desenhos não continham visual novo e original, uma vez que muito tempo antes da data do depósito, tais desenhos já eram de conhecimento público e notório tanto no Brasil quanto no exterior, inclusive com registros anteriores.

Assevera que a concessão dos registros deu-se de forma sumária ou automática, nos termos do artigo 106 da Lei nº 9.279/1996, ou seja, o INPI não analisou os requisitos de validade previstos nos artigos 95 a 97 da Lei nº 9.279/1996.

Aduz que, além do perfil plástico decorrente dos desenhos já possuir registro anterior de outra empresa estrangeira, sendo produzido há muito tempo e comercializado no mercado internacional, várias empresas no Brasil produzem, em larga escala, o mesmo produto, de forma muito parecida e com medidas dimensionais e configurações visuais semelhantes.

Destaca que os desenhos são cópias visuais e ornamentais dos desenhos dos registros: WO D035901-002, cujo depositante é SPM International, título "wall buffers (protetor de parede)", com data de depósito em 22-03-1996 e data de publicação do registro em 31-05-1996 e; WO D035901-005, com a mesma depositante, com data de depósito em 22-03-1996 e data de publicação do registro em 31-05-1996.

Alega que os desenhos industriais em questão já pertenciam ao estado da técnica ou domínio público muito tempo antes da data do depósito (18-01-2006). Invoca os artigos 11, § 1º, e 96, § 1º, da Lei nº 9.279/1996.

Argumenta que está demonstrado que o agravado se apropriou indevidamente de ideia ou criação alheia, passando-se por autor e criador dos desenhos industriais em tela.

Sustenta que deve ser declarada a nulidade dos registros DI 6600210-9 e DI 6600208-7 e, em sede tutela provisória, pede a suspensão da proteção.

Argumenta que a probabilidade do direito alegado está comprovada por laudo ténico e o risco de dano irreparável está no fato de que, enquanto os registros permanecerem válidos e produzindo efeitos, corre o risco de ter suas atividades interrompidas e prejudicadas no que se refere à fabricação e comercialização do perfil plástico proteção de parede ("bate-macas"), além de outras consequências.

O agravado Antonio Carlos Daniele apresentou manifestação preliminar, em que requer o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal (evento 02).

Após, a parte agravante juntou parecer da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do INPI, em que é sugerida a anulação do desenho industrial DI 6600210-9. Ressalta que o DI 6600208-7 é acessório daquele e reitera o pedido de antecipação da tutela recursal (evento 05).

A antecipação da tutela recursal inicialmente indeferida (evento 06), após pedido de reconsideração (evento 10), foi concedida (evento 11).

As agravadas apresentaram contrarrazões (eventos 22 e 23), sobre as quais a agravante manifestou-se (evento 27).

É o relatório.

VOTO

A decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal trouxe a seguinte fundamentação (evento 06):

Está em causa a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para autorizar a suspensão dos efeitos dos registros dos desenhos industriais DI 6600210-9 e DI 6600208-7, bem como para determinar ao primeiro agravado (Antonio Carlos Daniele) que se abstenha de qualquer medida coercitiva em desfavor da autora.

A Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial exarou parecer, em 04-10-2018, nos seguintes termos (evento 23 do processo de origem, OUT3):

Os registros em tela foram concedidos nos termos do artigo 106, caput, da Lei de Propriedade Industrial. Isso significa que novidade e originalidade não foram aferidas no ato dos exames.

Antes da análise das provas, é importante esclarecer, em relação ao exposto na seção Dos Fatos e Objetivo (fls. 07) da petição da Autora, que o desenho industrial no estado da técnica não equivale per se a desenho industrial em domínio público. Conforme o art. 96, parágrafo 1º, o estado da técnica refere-se a todos os desenhos industriais tornados acessíveis ao público em qualquer lugar do mundo, por uso ou outro meio. O domínio público, por sua vez, refere-se aos desenhos industriais no estado da técnica que não possuem registro vigente no Brasil.

Em relação às provas apresentadas para sustentar os pedidos de nulidade dos desenhos industriais, a Autora apresenta dois registros de desenhos industriais (WO D035901-002 e WO D035901-005, depositados em 22/03/1996) e ainda imagens de desenhos industriais registrados apontados como anterioridades impeditivas e ainda de outros produtos.

As folhas 6, 12 e 13 apresentam links e imagens de páginas da internet que, segundo a Autora, comprovariam que os registros em tela estariam em domínio público. Porém, nenhuma das imagens apresentadas, nem as páginas da internet a que somos encaminhados por meio dos links fornecidos, apresentam sua data de publicação. A ausência dessa informação torna inválido o teor dessas provas, sendo insuficientes para comprovar a anterioridade.

A folha 11 apresenta o registro WO D035901-002 como anterioridade. Ao analisar o registro no banco de dados da World Intellectual Property Organization - WIPO, percebeu-se que este apresenta imagem de um objeto quadrangular de curvatura convexa em sua face externa. Essa face apresenta seis sulcos, retilíneos e paralelos, arranjados em dois grupos de três sulcos equidistantes entre si. Tal configuração cria sete faixas na face externa. A distância entre os grupos de sulcos, porém, é maior que a distância entre os sulcos. Tal fato cria, na área central dessa face convexa, uma faixa mais larga. Já na face côncava o objeto apresenta duas presilhas de encaixe em forma de U, localizadas próximo às extremidades dessa face. Na área central observa-se elemento de reforço estrutural constituído por duas aletas paralelas, ligadas por elemento curvo.

Ainda na folha 11, a Autora também apresenta, como anterioridade, o registro WO D035901-005. Esse registro, conforme verificado no documento oficial disponível no banco de dados da WIPO, também apresenta um objeto quadrangular de curvatura convexa em sua face externa. Essa face apresenta oito sulcos, retilíneos e paralelos, arranjados em dois grupos de quatro sulcos. Tal configuração cria nove faixas nessa face. A faixa central é constituída por um ressalto que divide os grupos de sulcos. A distância entre os sulcos, nessa configuração, varia de maneira descrescente à medida que as faixas aproximam-se do centro da referida face. Já na face côncava o objeto apresenta duas presilhas de encaixa em forma de U, localizadas próximo às extremidades dessa face. Na área central observa-se elemento de reforço estrutural constituído por duas aletas paralelas, ligadas por elemento curvo. Essa face côncava apresenta ainda outras duas aletas similares situadas entre o elemento central e cada uma das presilhas em forma de U.

O primeiro registro anulando, DI 6600210-9, é um objeto quadrangular de curvatura convexa em sua parte externa. Essa face possui seis sulcos retilíneos e paralelos arranjados em pares. Tal configuração cria sete faixas. A alternância nas larguras dessas faixas deve-se à distância, ligeiramente maior, entre os pares dos sulcos. A área interna do objeto apresenta uma presilha em forma de U e ainda quatro aletas de reforço estrutural, paralelas entre si e perpendiculares à face curva. O objeto apresenta, ainda, na face oposta à superfície convexa, superfície essencialmente plana utilizada para fixar o objeto à parede. Tal face apresenta dois leves rebaixos nas áreas próximas às extremidades.

Já o segundo registro anulando, DI 6600208-7, é uma cantoneira cuja configuração, longilínea, é marcada pela face exterior convexa. Essa face apresenta extremidades arredondadas de lagura substancialmente menor que a largura da área central. Tal face não apresenta nenhum tipo de ornamentação em sua superfície. Já as faces internas do objeto apresentam duas superfícies e planas perpendiculares entre si. Cada uma dessas faces internas apresenta dois elementos de fixação, quadrangulares, de cantos arredondados, posicionados próximo às extremidades da cantoneira. Cada um desses quatro elementos apresenta, ainda, uma pequena lingueta e ainda furação para fixação.

Diante de tais análises, resta claro que a forma, o posicionamento dos elementos e as proporções do registro anulando DI 6600210-9 possuem grande semelhança com os objetos mostrados no documento WO D035901, em especial com o objeto WO D035901-002. Assim, pela coincidência das configurações descritas acima frente às provas apresentadas, considera-se impeditiva a anterioridade apresentada à página 11.

(...)

Diante dessa análise, entendemos que o registro DI 6600208-7 possui novidade e originalidade em face das anterioridades trazidas pela Autora. Dessa forma, sugerimos que seja mantido vigente.

Por outro lado, considera-se que o registro DI 6600210-9 não possui originalidade em face das anterioridades trazidas pela Autora. Assim, sugerimos que seja tornado nulo por infringência aos artigos 95 e 97, caput, da Lei de Propriedade Industrial.

Dessa forma, o parecer concluiu que o DI 6600210-9 não possui originalidade, causa de nulidade do registro; enquanto o DI 6600208-7 não possui qualquer mácula, tendo observado os critérios da novidade e da originalidade.

A Lei nº 9.279/1996 assim dispõe:

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