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21 de Setembro de 2019
2º Grau

Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO : AG 50268915720194040000 5026891-57.2019.4.04.0000 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300, 6º andar - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90010-395 - Fone: (51) 3213-3161 - Email: gluciane@trf4.gov.br

Agravo de Instrumento Nº 5026891-57.2019.4.04.0000/PR

AGRAVANTE: DELARA BRASIL LTDA

ADVOGADO: GLAUCIA MARA COELHO (OAB SP173018)

ADVOGADO: ELIANE CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA (OAB SP163004)

AGRAVADO: TRANSPORTES LARA LTDA - ME

ADVOGADO: GUILHERME BORBA VIANNA (OAB PR027083)

ADVOGADO: EMERSON LUIZ LAURENTI (OAB PR026203)

ADVOGADO: PAULO ROBERTO RIBEIRO NALIN (OAB PR018762)

ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (OAB PR019214)

ADVOGADO: DORALICE RIBEIRO CHINOLI NIETO (OAB PR070524)

ADVOGADO: CARLYLE POPP (OAB PR015356)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DELARA BRASIL LTDA, em face de decisão proferida em Liquidação por Arbitramento, nos seguintes termos (evento 212):

VISTOS EM INSPEÇÃO

I - RELATÓRIO

Nos idos de 2002, nos autos n. 2002.70.00.066251-2, a empresa TRANSPORTES LARA LTDA. ingressou com a presente demanda, sob rito comum, em face da empresa DELARA TRANSPORTES LTDA., pretendendo a condenação da requerida a se abster de utilizar a marca "Lara", bem como a sua condenação à reparação de perdas e danos decorrentes do aludido uso.

O processo foi distribuído, então, à 5.VF desta Subseção Judiciária. A pretensão da autora foi julgada procedente em 05 de julho de 2004, conforme sentença juntada no movimento-1, out-4, p. 13, veiculando o seguinte dispositivo:

"Pelos fundamentos acima expendidos, acolho a preliminar de prestação da pretensão reparatória, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, no que tange ao pedido de reparação de danos morais e materiais decorrentes do uso indevido de marca alheia. Quanto à pretensão cominatória, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por TRANSPORTES LARA LTDA., com o fim de condenar a ré DELARA TRANSPORTES LTDA. ou DELARA BRASIL LTDA. a abster-se de usar a marca LARA, acrescida ou não da partícula"de' (como Delara) em qualquer pática comercial, nos meios de comunicação social, em documentos comerciais ou civis, em sua sede, filiais ou estabelecimentos, em caminhões ou outros veículos de sua fota, ou em qualquer outro local semelhante. Em caso de descumprimento dos comandos desta sentença, nos termos do art. 461, § 4º, CPC, imponho à ré a multa de R$ 10.000,00 por inserção indevida da marca alheia. Face à sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas processuais, ficando compensados, igualmente, os honorários advocatícios. Indefiro a antecipação dos efeitos da tutela, requerida pela autora, por não restar comprovado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação."

(evento-1, out-4, p. 13)

Os contendores apelaram daquela deliberação; o TRF4 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, em data de 28 de julho de 2006:

"Inicialmente, cabe ressaltar-se que, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, cumpre perquirir-se acerca do atendimento concomitante dos seus pressupostos elencados no art. 273 do CPC, quais sejam: a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (ou a comprovação do abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do demandado). No caso, ainda que haja a presença da verossimilhança, uma vez que a sentença foi de procedência, entendo ausente o requisito do perigo de dano, certo que o postulante não comprovou de forma objetiva qualquer situação que pudesse efetivamente denotar risco concreto de prejuízo irreparável, que legitimaria apressar a outorga da pretensão trazida ao exame, antes da prolação da decisão final na lide, no seu devido momento. Assim, ausente o requisito da existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, prejudicada se torna a análise dos demais requisitos à concessão do provimento de urgência."

Por outro lado, ao apreciar o apelo das partes em data de 01 de dezembro de 2008, o Tribunal reconheceu razão à empresa TRANSPORTES LARA LTDA., em acórdão com a seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. MARCAS. USO INDEVIDO DE MARCA. MARCA ALHEIA ANTERIORMENTE REGISTRADA:" LARA ". DANOS. PRESCRIÇÃO. 1. Ante a semelhança gráfica e fonética entre os nomes das marcas, o fato das empresas explorarem o mesmo setor de atividade e a possibilidade de erro, dúvida ou confusão para o consumidor, correta a sentença ao determinar a ré que se abstenha de usar a marca em violação aos direitos da autora. 2. O prazo prescricional para a ação de indenização por danos sofridos com o uso indevido de marca é qüinqüenal. Entretanto, tratando-se de dano que perdura enquanto violado o direito, o prazo começa a correr da cessação do uso da marca alheia. 3. Indenização fixada conforme os parâmetros do inciso III do art. 210 da Lei 9.279/96.

O acórdão foi mantida pelo TRF4, ao apreciar os embrgos declaratórios da empresa autora (data de 12 de fevereiro de 2009):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. São cabíveis embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou for omisso em relação a algum ponto sobre o qual o Tribunal devia ter se pronunciado e não o fez (CPC, art. 535), ou ainda, por construção jurisprudencial, para fins de prequestionamento, como indicam as súmulas 282 e 356 do e. STF e a 98 do e. STJ. 2. Embargos parcialmente providos para suprir omissão do voto, sem efeitos infringentes, e para o fim de prequestionamento.

A empresa DELARA ingressou com recurso especial, cujo processamento foi indeferido pelo TRF4, decisão mantida pelo STJ, ao apreciar o agravo de instrumento n. 1.341.093/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão (e AgRg no AgRg no agravo de instrumento n. 1.341.093- PR, com cominação de multa em desfavor da empresa recorrente). D'outro tanto, ela ingressou também com o REsp n. 1.320.842/PR, insurgindo-se contra o aludido acórdão; mas o STJ manteve a decisão impugnada. O STJ rejeitou os embargos declaratórios interpostos pela Delara (data de 21 de agosto de 2013).

Com o trânsito em julgado do acórdão do STJ, a empresa TRANSPORTES LARA deflagou a presente liquidação de sentença em face da empresa DELARA TRANSPORTES LTDA., pretendendo a apuração do quantum debeatur decorrente do título executivo.

Para tanto, grosso modo, a autora discorreu sobre o processo de autos n. 2002.70.00.066251-2, enfatizando que a requerida teria sido condenada a reparar perdas e danos, aplicando-se o critério do art. 210, III, da lei n. 9.279/1996; o acórdão teria transitado em julgado em 23 de setembro de 2013. Quanto à metodologia para a liquidação da sentença, a demandante transcreveu a decisão do TRF4, sustentando que, nos exatos termos do acórdão transitado em julgado, a apuração da indenização devida haveria de ser promovida tomando-se em conta a remuneração correlata ao uso da marca comercial, caso isso houvesse sido feito de modo escorreito. Cuidar-se-ia, assim, de comparar a situação efetivamente havida com o hipotético licenciamento da marca. Ela discorreu sobre os parâmetros a serem empregados, enfatizando que poder-se-ia tomar por base a receita bruta (faturamento) da empresa DELARA TRANSPORTES; ou que poder-se-ia tomar por base o percentual médio de mercado para os contratos de licenciamento de marcas, conforme indicado pelo INPI.

A autora discorreu sobre o licenciamento de marcas, segundo procedimento indicado pelo INPI. Ela postulou a expedição de ofícios àquela autarquia, requisitando-se dados e estatísticas disponíveis quanto à forma de negociação e preços médios de marcas, no período compreendido entre 1993 a 2013, questionando-a quanto à base de cálculo adotada majoritariamente pelo mercado, para a apuração do valor devido pelas empresas a título de licenciamento de marca; qual o percentual médio majoritariamente praticados pelo mercado para a remuneração dos contratos de licenciamento de marcas. A demandante também postulou que a requerida fosse instada a apresentar, nos autos, cópia das suas demonstrações contábeis, quanto ao período compreendido entre 1993 a 2003, antes do início dos trabalhos periciais. Ela detalhou seus quesitos, indicou assistente técnico e detalhou seus pedidos, juntando documentos.

Declinei da competência em favor da Justiça Estadual - data de 21 de março de 2014 -, deliberação reformada pelo eg. TRF4, ao apreciar o agravo de instrumento n. 5012121-35.2014.404.0000/PR.

A empresa TRANSPORTES LARA LTDA. postulou a continuidade da liquidação da sentença (movimento 27), postulando a atribuição de prioridade, por força do estatuto do idoso. Promovi o relatório da causa (evento 36), deferi a realização de perícia, designei o dr. ADERBAL NICOLAS MÜLLER como perito do juízo e determinei a intimação das partes para indicação de assistentes periciais e formulação de quesitos.

A empresa WDL TÊXTIL LTDA., dizendo-se sucessora da DELARA BRASIL LTDA. acorreu aos autos (movimento 44) e juntou cópia do seu estatuto constitutivo. No movimento 47, ademais, ela indicou assistententes periciais e formulou quesitos.

No evento 49, juntou-se cópia da PORTARIA MF 436/58, versando sobre os coeficientes de dedução de royalties.

O perito do juízo orçou seu trabalho em R$ 30.000,00 - movimento 52. A autora postulou o parcelamento de tais honorários em 10 vezes mensais (evento 59); a demandada concordou com a fixação da aludida verba pericial (ev. 69). Ademais, ela disse que "No tocante às informações trazidas aos autos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI (evento 49), em que pese o respeito à opinião da d. procuradora, a WDL entende que a base de cálculo a ser utilizada na apuração de eventual valor devido deveria ser o efetivo benefício econômico obtido pela ré, assim entendido o lucro líquido encontrado nos exercícios correspondentes, conceito este que diverge, sobremaneira, das vendas líquidas mencionadas pelo INPI em sua manifestação."(evento 60).

A requerente teceu considerações a respeito no movimento 64, enfatizando que "o INPI foi muito claro ao informar que a base de cálculo do licenciamento de marcas é a RECEITA LÍQUIDA, e a IN da SRF citada pelo INPI define os percentuais de dedução do IR sobre a RECEITA BRUTA. Além disso, a condenação foi de indenização na forma do inciso III do Art. 210 da Lei de Propriedade Intelectual (...) Ou seja, em nenhum momento a sentença ora em liquidação se fala em "benefícios" em favor do autor, não devendo prosperar tal raciocínio da ré, sob pena de violação à coisa julgada e a regra expressa do art. 475-G do CPC."

A requerida juntou cópia das suas mais recentes demonstrações financeiras - movimento 81.

Por seu turno, a autora manifestou-se no evento 85, postulando a retificação do pol passivo da causa, de modo a indicar a empresa WDL TÊXTIL LTDA., incorporadora da DELARA. Por outro lado, a requerida não teria juntado cópia dos seus documentos fiscais, descumprindo a determinação judicial respectiva. A autora postulou a expedição de ofícios (evento 85).

Registrei, no movimento 89, não ser cabível a adoção do critério indicado pela demandada, por destoar do conteúdo da sentença transitada em julgado. Por outro lado, deferi o pedido de informações fiscais, a serem exigidas dos contadores da empresa requerida. Tais documentos foram apresentados (movimento 101). A requerida sustentou, no evento 102, que o preço líquido de vendas não poderia ser tomado como base de cálculo do valor da indenização. "Isso porque os conceitos de lucro líquido e preço líquido das vendas são diversos. Assim, a base de cálculo correta a ser utilizada na apuração de eventual valor deveria ser, como já dito, o efetivo benefício econômico obtido nos exercícios financeiros respectivos."Ademais, "se considerada a remuneração eventualmente paga para concessão de licença de exploração de bem ou marca, sabe-se que tal valor pode ser livremente negociado entre as partes, de modo que não há, como se pretende afirmar, qualquer rigidez no estabelecimento do preço líquido de vendas como critério seguido. Essa inclusive a informação do INPI, de que tal critério é “usualmente” utilizado – mas não necessariamente."

A requerida repisou a argumentação (movimento-110), o que não acolhi no movimento 133. A demandada ingressou com o agravo de instrumento n. 50471998520174040000, postulando a realização de nova perícia; e a decisão foi mantida pelo TRF4.

Expediu-se ofício à Receita Federal, requisitando-se documentos fiscais da requerida - evento 123 -, juntados no movimento 126. Laudo pericial foi juntado aos autos (movimento 172). O INPI postulou a sua exclusão da autuação do feito (evento 182); a requerida manifestou-se no movimento 185, promovendo breve histórico da causa e sustentando que o laudo estaria equivocado, eis que o expert não teria tomado em conta a limitação de 1% da renda líquida, conforme parecer do INPI e disposições da lei n. 3.470/1958. Dever-se-ia atentar, ademais, para a Portaria n. 436/1958, do Ministério da Fazenda, quanto aos patamares para cada tipo de atividade."Conclui-se, portanto, que o I. Perito incorreu em equívoco, data venia, ao firmar o entendimento, carente de quaisquer subsídios ou parâmetros auxiliares, de que o percentual a incidir no caso em tela seria o máximo– qual seja, de 5% (cinco por cento)."

Por outro lado, dever-se-ia atentar para a reduzida importância da marca para a captação de clientes, no âmbito do transporte rodoviário de cargas. A verba teria sido fixada, pelo expert, em montante superior àquele postulado pela autora, em embargos declaratórios perante o TRF4, o que ensejaria enriquecimento sem causa. A vingar o critério esposado pelo perito, isso ensejaria indenização na ordem de R$ 39.817.294,21. O laudo pericial teria sido elaborado sem a apresentação de fontes de pesquisa e sem a análise detalhada de documentos, meramente apontados por amostragem.

A autora manifestou-se no movimento 186, argumentando que o perito teria apresentado laudo pericial com esteio nas deliberações judiciais em causa. Ademais, "forte nas premissas fixadas em título executivo judicial, o Sr. Perito Judicial guardou estrita observância aos parâmetros definidos no processo, encontrando uma Receita Líquida total corrigida até NOV/2017 da ordem de R$ 796.345.884,15. Após encontrar a receita líquida e atualizá-la monetariamente pelo índice do INPC/IBGE, o Sr. Perito demonstrou que se utilizado o percentual mínimo de 1%, a indenização seria de R$ 7.963.458,84. A seu turno, se fosse empregado o percentual médio de 2,5% a indenização seria de R$ 19.908.647,10, enquanto que ao se aplicar o percentual máximo de 5% a indenização alcança a cifra de R$ 39.817.294,21 em 30/11/2017."

A autora manifestou aquiescência com o exame pericial. O INPI renovou o pedido de retificação da autuação e os autos vieram conclusos para sentença.

Saneei a causa no movimento-193 e converti o processo em diligência. Naquela ocasião, reconheci a competência do presente juízo para a demanda, diante do julgado pelo TRF4 ao apreciar o agravo n. 5012121-35.2014.404.0000; discorri sobre o respeito à coisa julgada; tratei das espécies de liquidação de sentença e transcrevi o dispositivo da sentença transitada em julgado. Ao mesmo tempo, equacionei alguns tópicos sobre o direito de marcas e sobre o alcance do 210, III, da lei n. 9279/1996. Por fim, detalhei o conteúdo do laudo pericial de movimento 172, promovendo a sua avaliação. Facultei manifestação das partes quanto à aparente prescrição de parcela da pretensão do demandante.

Seguiram-se embargos declaratórios no movimento 197, opostos pela TRANSPORTES LARA LTDA., argumentando que não teria se operado a prescrição em questão, dado que ela teria promovido a interrupção do seu cômputo, por meio da notificação extrajudicial encaminhada em abril de 1998 (fls. 440/442 dos aludidos autos); sendo que a aludida notificação seria incontroversa nos autos. A requerida WDL teria confessado o recebimento da medida, o que até mesmo teria motivado o ajuizamento da empresa DELARA em face do INPI. Tampouco teria havido prescrição da pretensão, no que tocaria ao período subsequente a abril de 1993. Ademais, a deliberação também seria omissa no que tocaria à incidência de juros moratórios sobre os valores apontados no laudo pericial. O perito teria deixado de aplicar os juros moratórios sobre aludido montante, na forma da súmula 54, STJ. A empresa TRANSPORTES LARA juntou documentos.

A empresa WDL TÊXTIL LTDA. juntou petição nomovimento 202, argumentando que a sua manifestação seria tempestiva. Ela sustentou que o INPI teria acostado parecer no evento 49, datado de 06 de janeiro de 2016, verbalizando os critérios para liquidação do julgado, segundo aquela autarquia. O perito judicial não teria motivado a opção pelo percentual máximo a título de indenização (5%). Ela teria postulado que o Juízo desconsiderasse o laudo pericial e acolhesse o máximo de 1% sobre as receitas líquidas da WDL, o que não teria sido acolhido pelo juízo na decisão de evento 193. O laudo pericial seria nulo, dado não ter se escudado em pesquisas e análise de documentos efetivos.

Ela sustentou não pretender se insurgir contra os limites da coisa julgada; o tema gravitaria em torno do alcance do art. 210, III, da lei de propriedade industrial. A liquidação da sentença deveria atentar para a Portaria n. 436, de 1958, do Ministério da Fazenda. A marca teria reduzida importância no âmbito do setor de transporte rodoviário de cargas para fins de captação de clientes. Ela reportou-se à jurisprudência sobre o tema.

A WDL também apresentou contrarrazões aos embargos declaratórios da empresa TRANSPORTES LARA LTDA - evento 203 -, dizendo que os embargos não poderiam ser acolhidos, dado ser incabível a atribuição de efeitos infringentes ao aludido instrumento. A deliberação impugnada não teria sido omissa no que tocaria aos critérios de corrçeão monetária. Ademais, tampouco teria se operado a interrupção da prescrição, ao contrário do alegado pela autora; teria se operado a preclusão consumativa quanto ao tema. Ela comunicou a interposição de agravo de instrumento perante o TRF4 - evento 204.

A empresa TRANSPORTES LARA postulou a prioridade na tramitação - evento 209.

Os autos vieram conclusos.

II - FUNDAMENTAÇÃO

2.1. EMBARGOS DECLARATÓRIOS - considerações gerais:

O prazo para interposição de embargos é de 05 dias úteis (art. 1022 e art. 219, CPC/2015). Na espécie, referido prazo foi cumprido, conforme se infere da conjugação dos eventos anteriores, bem como lei 11.419, art. 5º.

Conheço-os, portanto, eis que tempestivos.

Por outro lado, como sabido, todas as deliberações judiciais devem ser bem fundamentadas. O juízo deve enfrentar os argumentos lançados pelas partes, esclarecendo a razão pela qual decidiu desta ou daquela forma (art. 93, IX, CF). Os embargos de declaração destinam-se justamente a oportunizar ao Poder Judiciário a eliminação de arestas; viabilizam a supressão de obscuridades, omissões ou contradições presentes no interior da resolução impugnada (RSTJ 59/170).

A contradição, a dúvida e a obscuridade devem ser aferidas, todavia, em razão de critérios razoavelmente objetivos e não apenas do ponto de vista específico deste ou daquele embargante. Não basta, pois, que o insurgente simplesmente discorde da decisão, eis que, em tal caso, deve se socorrer dos meios de impugnação adequados junto aos tribunais revisores respectivos.

A via declaratória se presta, com exclusividade, como mecanismo para se corrigir os defeitos presentes no interior da decisão proferida, porquanto, a teor da Lei Fundamental, repisa-se, todas as decisões judiciais devem claras e inteligíveis.

Os embargos de declaração constituem-se em instrumento de uso restrito, não se prestando a sucedâneo recursal. Isto é, não têm por escopo precípuo a reforma do julgado; para isso o ordenamento preconiza os recursos de caráter devolutivo à semelhança da apelação e do agravo, como cediço.

Eles"não se constituem em recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"(Bol. ASSP 1.536/122, mencionado por Theotônio Negrão. CPC comentado, nota ao art. 535). De igual forma,"a contradição que autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições do acórdão, não aquela que se encontra entre decisões diversas"(STJ, REsp 36.405-1, DJU 23/05/94, p. 12.612).

Em situações extravagantes, porém, os embargos podem ensejar a modificação da própria decisão impugnada. Isso ocorre quando há uma contradição de tal monta entre premissas e sínteses, no interior do julgado, que, corrigindo-se os equívocos, o Poder Judiciário se vê obrigado a lançar outras conclusões. A isso se denomina de efeito infringente dos embargos. "A possibilidade de interposição de embargos de declaração com efeitos infringentes é admitida amplamente na jurisprudência brasileira desde que os efeitos modificativos decorram de omissão, obscuridade ou contradição verificada no julgado embargado."(HC 86139, ELLEN GRACIE, STF, omiti o restante da ementa)

Colho também a lição de Araken de Assis sobre o tema:

"A finalidade dos embargos de declaração consiste em aclarar o pronunciamento do órgão judicial. Em tal mister, parece inevitável a modificação do pronunciamento (infra, 70, I), por mínima que seja. Sucede que, nos casos de omissão, frequentemente o provimento apresenta características infringentes. O resultado do provimento é invertido, sob pena de o órgão judiciário incidir no defeito da contradição, por outro motivo e em consequência dos próprios embargos.

Exemplo muito repetido situa o problema. O juiz acolheu o pedido formulado por Pedro contra Mário, mas olvidou o exame da prescrição alegada pelo réu; interpostos embargos de declaração, e superada a barreira da admissibilidade, das duas uma: ou o juiz dá provimento aos embargos de declaração, suprindo a omissão, e rejeita a exceção, alinhando tal resultado com o anterior acolhimento do pedido; ou o juiz dá provimento aos embargos de declaração e acolhe a exceção, encontrando-se na árdua contingência de, sob pena de incidir em contradição, emitir sentença de mérito desfavorável ao autor (art. 269, IV). Em ambas as hipóteses, o provimento dos embargos de declaração modificou a sentença, acrescentando-lhe o que faltava; no segundo caso, o provimento desalinhou a resolução da questão prévia e o dispositivo anterior, impondo-se alteração dramática, do ponto de vista do autor, porque lhe retira a vitória já conquistada. E jamais se poderá afirmar que o desfecho preconizado representa efeito anômalo no julgamento dos embargos declaratórios. O defeito alegado é típico. O alinhamento da decisão, inevitável.

Evidentemente, os embargos de declaração não servem para reiterar o já decidido. É totalmente estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior, percorrer todos os passos que conduziram à formação do ato para chegar a idêntico resultado. Faltariam a tais embargos represtinatórios os defeitos contemplados no art. 535, I e I, que os tornam cabíveis. E, de acordo com a 1ª Seção do STJ, o recurso vertido revelaria 'o manifesto caráter infringente pretendido pelo embargante de novo julgamento da questão já decidida.' Nesta situação, os embargos assumem feição protelatória, ensejando a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, primeira parte, do CPC. É questão extremamente delicada distinguir o efeito infringente admissível da simples pretensão a novo julgamento e, neste caso, identificar caráter protelatório, que há de ser manifesto."(ASSIS, Araken. Manual dos recursos. 5. ed. São Paulo: RT, 2013, p. 632-633)

Semelhante é o conteúdo do art. 1.022, CPC/15:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Recebo os embargos, destarte, sempre como uma oportunidade para que a prestação jurisdicional seja aperfeiçoada. Ainda assim, não se pode vislumbrar nesse mecanismo um meio corriqueiro de rediscussão, perante o mesmo juízo, de temas já solucionados na sentença/decisão.

Em tal caso, por imperativo legal e constitucional, a competência para o exame e, sendo o caso, reforma do julgado/decisão será dos tribunais pertinentes. NA ESPÉCIE, a adequada apreciação dos argumentos dos contendores impõe um exame tópico, como promovo abaixo.

NA ESPÉCIE, retomo as premissas que equacionei no movimento-193.

2.2. RESPEITO À COISA JULGADA:

No que toca à obtenção do quantum debeatur, convém ter em conta que a coisa julgada é uma garantia constitucional, nos termos do art. , XXXVI, CF: "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada."

"A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo STF, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. A superveniência de decisão do STF, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia ex tunc - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 - RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, in abstracto, da Suprema Corte."(RE 592.912-AgR, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 3-4-2012, Segunda Turma, DJE de 22-11-2012.)

Atente-se também para a lição de Humberto Theodoro Jr.:

"A coisa julgada é fenômeno próprio do processo de conhecimento, cuja sentença tende a fazer extinguir a incerteza provocada pela lide instalada entre as partes. Mas fazer cessar a incerteza jurídica não significa apenas fazer conhecer a solução cabível, mas impô-la, tornando-a obrigatória para todos os sujeitos do processo, inclusive o próprio juiz. Às vezes, o comando sentencial tem de ser executado por meio de realização coativa da prestação devida pelo vencido. Outras vezes, a declaração apenas é suficiente para eliminar o foco da desavença. Nem sempre, portanto, o processo civil está predisposto a providências executivas. Há acertamentos condenatórios, mas há também os não condenatórios, que se desenvolvem em torno de pretensões constitutivas ou apenas declaratórias.

Uma vez, porém, concluído o acertamento da controvérsia, seja por sentença de imposição de sanção, seja por sentença puramente declaratória, a coisa julgada se estabelece com a mesma função, ou seja, a certeza jurídica em torno da relação controvertida se implanta com plenitude, vinculando as partes e o juiz.

Essa situação jurídica cristalizada pela coisa julgada caracteriza-se por dois aspectos fundamentais: de um lado, vincula definitivamente as partes; de outro, impede, partes e juiz, de restabelecer a mesma controvérsia não só no processo encerrado, como em qualquer outro.

Admite-se, dessa maneira, uma função negativa e uma função positiva para a coisa julgada. Pela função negativa exaure ela a ação exercida, excluindo a possibilidade de sua reproposição. Pela função positiva, “impõe às partes obediência ao julgado como norma indiscutível de disciplina das relações extrajudiciais entre elas e obriga a autoridade judiciária a ajustar-se a ela, nos pronunciamento que a pressuponham e que a ela se devem coordenar” (apud NEVES, Celso. Coisa Julgada Civil. São Paulo: RT, 1971, p. 383-383).

A coisa julgada, por sua força vinculativa e impeditiva, não permite que partes e juiz escapem da definitiva sujeição aos efeitos do acertamento consumado no processo de conhecimento. O resultado prático é caber a qualquer dos litigantes “a exceptio rei iudicatae, para excluir novo debate sobre a relação jurídica decidida” (apud NEVES, Celso. Op. Cit, p. 489), e ao juiz o poder de, até mesmo de ofício, extinguir o processo sem julgamento do mérito, sempre que encontrar configurada a ofensa à coisa julgada (ar. 267, V e § 3º).

Portanto, quando o art. 467 fala em indiscutibilidade e imutabilidadeda sentença transitada em julgado refere-se a duas coisas distintas: a) pela imutabilidade, as partes estão proibidas de propor ação idêntica àquela em que se estabeleceu a coisa julgada; b) pela indiscutibilidade, o juiz é que em novo processo, no qual se tenha de tomar a situação jurídica definida anteriormente pela coisa julgada como razão de decidir, não poderá reexaminá-la ou rejulgá-la; terá de tomá-la simplesmente como premissa indiscutível. No primeiro caso atua a força proibitiva (ou negativa) da coisa julgada, e, no segundo, sua força normativa (ou positiva)."(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 587-588).

Nesse mesmo sentido, reporto-me aos julgados: RE 444.816, rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 29-5-2012, Primeira Turma, DJE de 27-8-2012; RE 594.350, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 25-5-2010, DJE de 11-6-2010.

Com efeito, nos termos do art. 502, CPC/15, "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."O art. 503, do mesmo código, preconiza que "A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida."Merece ênfase, ademais, o art. 508, CPC: "Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido."

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero são precisos quando enfatizam que "A coisa julgada pressuposto do discurso jurídico - constitui uma regra sobre o discurso. Não admite, nesse sentido, ponderação. Representa evidente agressão ao Estado Constitucional e ao próprio discurso jurídico a tentativa de relativizar a coisa julgada."(MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de processo cvil. 6. ed. rev. atual. São Paulo: RT, 2014, p. 449). Assim, em fase de execução de sentença, como regra, não é dado às partes rediscutir o título transitado em julgado (art. 505, CPC), exceção feita à hipótese do art. 535, § 5º do CPC (que não está em causa nesse feito).

2.3. QUANTO ÀS ESPÉCIES DE LIQUIDAÇÃO:

Deve-se atentar para as várias espécies de liquidação da sentença, conforme preconizava o anterior CPC, de 1973: "No sistema precedente à lei 11.232/2005, originava-se, ademais, um processo autônomo, relativamente ao que formou o título, e preparatório à futura execução. Ao invés, na disciplina vigente, há cumulação sucessiva de pretensões, in simultaneo processu, no que tange ao provimento originário do processo, e respeitante às liquidações por arbitramento e por artigos. Não se forma, portanto, outra relação processual. E o chamamento do réu se realiza na forma do art. 475-A, § 1º, mediante intimação na pessoa do advogado e publicação no órgão oficial (art. 236). Idêntico fenômeno se verifica, por exemplo, na reconvenção."(ASSIS, Araken. Manual da execução. 13. ed. São Paulo: RT, 2010, p. 327).

Anote-se, por outro lado, que "Liquida-se por arbitramento a obrigação que requeira concurso de especialista. Por tal motivo, o art. 475-C, II, prevê o arbitramento quando o exigir a natureza do objeto da liquidação." (Araken de Assis. Manual cit., p. 347). Já a liquidação por artigos é cabível quando se faça necessária a prova de fato novo (art. 475-F, CPC/1973). Ora, "A liquidação por cálculo cabe sempre que a liquidez se obtenha mediante cálculos aritméticos. A rigor, contendo a sentença todos os elementos necessários para efetuar o cálculo, não há iliquidez. Esta hipótese corresponde, no direito português, à liquidação pelo exequente: na petição inicial da execução, utilizando os dados do próprio título, o credor apresente memória de cálculo." (Araken de Assis. Obra citada, p. 337).

Por conseguinte, vê-se que "Diversamente do que ocorre na liquidação por artigos (CPC, art. 475-E), na liquidação por arbitramento não há oportunidade para se alegar e provar fato novo. A perícia a ser realizada incidirá sobre elementos já definidos, no curso da ação." (WAMBIER, Luiz Rodrigues. Sentença civil: liquidação e cumprimento. 3. ed. São Paulo: RT, 2006, p. 124). Assim, "O cabimento da liquidação por arbitramento decorre, portanto, da necessidade de labor pericial para a quantificação do valor devido. Assim, somente nos casos em que há a necessidade de participação de perito, que dispõe de conhecimentos técnicos necessários à resolução da questão, é que se impõe a liquidação da sentença." (WAMBIER. Op. cit., p. 125).

Na síntese de Luiz Rodrigues Wambier, "A liquidação por artigos será necessária, portanto, quando, para se determinar o valor da condenação, houver necessidade de prova de fato que tenha ocorrido depois da sentença, e que tenha relação direta com a determinação da extensão da obrigação nela constituída, ou de fato que, mesmo não sendo a ela superveniente, não tenha sido objeto de alegação e prova no bojo do anterior processo de conhecimento, embora se trate de fato vinculado à obrigação resultante da sentença." (WAMBIER. Op. cit., p. 128).

Tais considerações se coadunam plenamente com o art. 509, CPC/2015, cujo conteúdo segue:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

§ 3o O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

Atente-se, ademais, para a lição de Araken de Assis, ao comentar aludidos dispositivos legais:

"Liquida-se por arbitramento obrigação que requeira concurso de especialista para apurar o quantum debeatur. Por esse motivo fundamental, o art. 509, I in fine, prevê o arbitramento quando "exigido pela natureza do objeto da liquidação". O art. 509, I, também antecipa a hipótese de o órgão judiciário determinar o arbitramento na sentença, admitida, outrossim, a convenção das partes a respeito. Naquele caso, porém, revelando-se posteriormente inadequada a modalidade de liquidação prevista no provimento judicial, nada impede sua alteração, decidiu o STJ. A Súmula do STJ, n.º 344, consolidou o entendimento: "A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada".

Fundamentalmente, a liquidação por arbitramento se relaciona com as formas de reparação do dano e os meios para avaliá-lo. À diferença do que ocorre na liquidação por artigos, em que outros meios de prova prestam-se para demonstrar a veracidade das alegações de fato do liquidante, no arbitramento produz-se perícia. E, nesse caso, a prova pericial guiar-se-á por elementos constantes dos autos, não se apreciando "fatos novos".

Em síntese, o dano é reparado em natura ou pelo equivalente pecuniário. Qualquer que seja a forma de reparação, inexistindo disposição legal ou contratual estipulando-a, o art. 946 do CC remete o assunto à disciplina da lei processual, que prevê o arbitramento. Na verdade, a ressalva do referido art. 946 CC subentende quaisquer meios de liquidação, dos quais a liquidaçãojudicial é espécie, a saber: (a) a liquidação convencional, que poderá ser prévia, através de cláusula penal compensatória (art. 409 do CC), ou posterior ao ato; (b) a liquidação legal, que fixa diretrizes à avaliação, a exemplo do que dispõe, em relação à lesão física, o art. 949 do CC; (b) a liquidação judicial, que emprega o arbitramento, e, subsidiariamente, a liquidação por artigos.

Pois bem: o expert indicado, nessas hipóteses, haverá de exigir qualificação relacionada com a natureza do bem jurídico afetado. Por exemplo, ocorrendo dano a pessoa, impõe-se a nomeação de médico; ocorrendo dano a coisa imóvel, de engenheiro; e assim por diante. O arbitramento consiste, basicamente, numa perícia.

O art. 510 resolveu inovar e prevê, em lugar da perícia, a apresentação de pareceres técnicos pelas partes, tomando como paradigma o art. 472. Se não for o caso de decidir de plano, considerando essa prova técnica, então produzir-se-á a perícia, segundo o regime desse meio de prova, nada pré-excluindo a escolha conjunta do perito (art. 471).

O perito é colaborador da Justiça por investidura judicial, recrutado na lista própria - importante inovação do NCPC -, e, na condição de particular, há de ser pago por seu serviço. Em julgamento de recurso especial repetitivo, o STJ fixou a seguinte tese: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". Ora, o executado nem sempre coopera na realização do crédito, mostrando-se duvidoso que se desincumba desse ônus. Tal problema não se encontra resolvido no julgado, mas é certo que não cabe presumir (presunção simples ou judicial), em casos tais, o quantum debeatur.

O procedimento desta espécie de liquidação é breve, acompanhando, tanto que possível, o procedimento da prova pericial: (a) petição inicial - chamada de "requerimento" no art. 509, caput- do legitimado (retro, 62); (b) chamamento da parte passiva (na pessoa do advogado ou da sociedade de advogados, ou pessoal, nas hipóteses do art. 515, § 1.º); (c) recepção das alegações (v.g., impugnação do cabimento desta modalidade de liquidação); (d) intimação para as partes produzirem documentos e pareceres técnicos e, se não bastarem, a nomeação de perito, ressalva feita à hipótese de escolha conjunta do louvado (art. 471); (e) decisão final mediante decisão passível de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único). Não há alegação de fato atinente ao quantum debeatur pelo autor, e, portanto, a inércia do liquidando é irrelevante para os efeitos do art. 344. E, de toda sorte, representado o liquidando por advogado, não tem cabimento a incidência do art. 346, caput.

À luz do art. 510, remanescem duas dúvidas: (a) a possibilidade de apresentação de defesa; (b) o recurso cabível contra o provimento final, fixando o quantum debeatur. Em relação à primeira questão, a resposta é curial, pois o art. 5.º, LV, assegura aos litigantes os direitos fundamentais processuais da ampla defesa e do contraditório e, por mais simples que seja o objeto litigioso, sempre haverá matéria de defesa (v.g., admissibilidade do arbitramento). E, quanto à segunda, aplicando-se o procedimento comum à liquidação por artigos (art. 511), a recorribilidade por meio de agravo de instrumento é a melhor solução por razões práticas, como já se entendia no direito anterior.

Se o arbitramento seguir seu curso ordinário, acerca do laudo se manifestarão as partes no prazo de quinze dias - faculdade reconhecida em julgado do STJ -, produzidos os pareceres dos respectivos assistentes técnicos (art. 477, § 1.º), e podem exigir esclarecimentos por escrito (art. 477, § 2.º) ou em audiência (art. 477, § 3.º). Finda a atividade de instrução, o juiz proferirá decisão. Não impugnando o laudo oportunamente, não poderá o réu na ação de liquidação alegar cerceamento de defesa.

Evidentemente, o arbitramento observará o disposto no art. 509, § 4.º. Porém, o órgão judiciário é o peritum peritorum, e, não se convencendo integralmente, poderá determinar a realização de outra perícia."(ASSIS, Araken. Manual de execução. 18. ed. rev. atual. São Paulo: RT. 2015. p. 442-444)

2.4. QUANTO AO TÍTULO EXECUTIVO:

Nos autos n. 2002.70.00.066251-2/PR, o Poder Judiciário julgou parcialmente procedente a pretensão da autora, em primeira instância, deferindo o pleito inibitório do uso da marca em questão e indeferindo o pedido de reparação de danos.

"Pelos fundamentos acima expendidos, acolho a preliminar de prestação da pretensão reparatória, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, no que tange ao pedido de reparação de danos morais e materiais decorrentes do uso indevido de marca alheia. Quanto à pretensão cominatória, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por TRANSPORTES LARA LTDA., com o fim de condenar a ré DELARA TRANSPORTES LTDA. ou DELARA BRASIL LTDA. a abster-se de usar a marca LARA, acrescida ou não da partícula "de' (como Delara) em qualquer pática comercial, nos meios de comunicação social, em documentos comerciais ou civis, em sua sede, filiais ou estabelecimentos, em caminhões ou outros veículos de sua fota, ou em qualquer outro local semelhante. Em caso de descumprimento dos comandos desta sentença, nos termos do art. 461, § 4º, CPC, imponho à ré a multa de R$ 10.000,00 por inserção indevida da marca alheia. Face à sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas processuais, ficando compensados, igualmente, os honorários advocatícios. Indefiro a antecipação dos efeitos da tutela, requerida pela autora, por não restar comprovado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação."

(evento-1, out-4, p. 13)

A sentença foi reformada, porém, pelo eg. TRF4, em acórdão com a seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. MARCAS. USO INDEVIDO DE MARCA. MARCA ALHEIA ANTERIORMENTE REGISTRADA: "LARA". DANOS. PRESCRIÇÃO. 1. Ante a semelhança gráfica e fonética entre os nomes das marcas, o fato das empresas explorarem o mesmo setor de atividade e a possibilidade de erro, dúvida ou confusão para o consumidor, correta a sentença ao determinar a ré que se abstenha de usar a marca em violação aos direitos da autora. 2. O prazo prescricional para a ação de indenização por danos sofridos com o uso indevido de marca é qüinqüenal. Entretanto, tratando-se de dano que perdura enquanto violado o direito, o prazo começa a correr da cessação do uso da marca alheia. 3. Indenização fixada conforme os parâmetros do inciso III do art. 210 da Lei 9.279/96.

Convém atentar para a sua fundamentação:

"Em relação aos agravo retido de fls. 767/779, mantenho a decisão de fls. 699/701 que rejeitou as preliminares argüidas na contestação e negou a produção da prova pericial.

As questões levantadas pela ré são de mérito e não de condições da ação. E.g. veja-se a alegação de carência de ação ao argumento de que os nomes comerciais usados pelas partes" não podem, sob nenhuma hipótese, serem tidos como semelhantes "(fl. 769) e a alegação de falta de interesse processual uma vez que o suposto uso indevido da marca"não provocou quaisquer prejuízos à agravada"(fl. 774).

A respeito da prova pericial, não há cerceamento de defesa mormente o indeferimento basear-se no fato da prova ter sido produzida no feito conexo.

Quanto ao agravo retido de fls. 800/804, os documentos juntados (autuação fiscal da empresa autora por infração de autoria da empresa ré e reclamação ao fisco baiano) não se configuram indispensáveis a propositura da demanda, constituindo a sua juntada a destempo vício que não causou prejuízo à apelante. De qualquer sorte, ausente indício de que tais documentos foram considerados na valoração probatória.

No mérito, quanto à ofensa ao direito de propriedade da marca da autora, a questão já foi enfrentada no processo 98.00.11517-0 (AC 2005.04.01.9763-4), em que mantido o indeferimento do pedido de registro da marca utilizada pela ré em virtude de colidência com a marca registrada da autora.

O registro no INPI é dotado de eficácia erga omnes, conferindo àquele que o promoveu a propriedade e o uso exclusivo da marca, e não é possível desconstituir a decisão do INPI nos autos de um processo do qual o Instituto não faz parte.

Acerca dos direitos sobre o sinal" DELARA "enquanto núcleo do nome comercial da empresa e o direito do titular do nome civil ao uso deste em seu nome comercial independente de autorização, não se discute aqui o nome comercial da ré, Delara Transportes Ltda., mas a proteção da marca comercial"LARA"e do uso da marca" DELARA ".

No tocante à prescrição, o dano pelo uso indevido da marca é permanente. O dano não ocorre no momento em que primeiro a ré utilizou a marca similar a da autora, mas se perpetua no tempo até que cessada a conduta, de modo que somente a partir daí corre a prescrição. Ademais, fatos danosos pontuais, como um dano a imagem da autora por ato praticado ou serviço mal prestado pela ré, perda de clientes, etc., podem em tese ocorrer em qualquer momento enquanto perdurar o uso indevido da marca.

A Lei 9.279/96 prevê o ressarcimento pelos danos decorrentes do uso indevido de marca, estabelecendo em seus arts. 208 e 209 que:

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Configurada a violação à propriedade intelectual da autora, tenho que o arbitramento da indenização, no caso, deve se dar na forma preconizada no inciso III do art. 210 da mesma lei, que transcrevo:

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Dessa maneira, merece reforma a sentença para, afastada a prescrição, ser condenada a ré ao ressarcimento das perdas e danos sofridas pela autora, pelo critério do inciso III do art. 210 da Lei 9.279/96, a serem aferidos em liquidação.

Os alegados danos morais não restaram comprovados, de modo que improcedente o pedido nesse particular.

Com a reforma da sentença, a parte ré sucumbiu da maior parte do pedido, motivo pelo qual condeno-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Prejudicado o recurso da ré quanto aos honorários e sua compensação.

Prejudicado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista que eventuais recursos desta decisão não terão efeito suspensivo, de modo que a decisão da Corte pode ser executada.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo retido, negar provimento à apelação da ré, dar parcial provimento à apelação da autora, e dar por prejudicado o pedido de tutela recursal, na forma da fundamentação."

Ao apreciar os embargos declaratórios interpostos pela autora TRANSPORTES LARA LTDA., o TRF4 decidiu:

"São cabíveis embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou for omisso em relação a algum ponto sobre o qual o Tribunal devia ter se pronunciado e não o fez (CPC, art. 535), ou ainda, por construção jurisprudencial, para fins de prequestionamento, como indicam as súmulas 282 e 356 do e. STF e a 98 do e. STJ.

Quanto à deserção, levantada nas contra-razões e nos embargos de DELARA TRANSPORTES LTDA., restou realmente omisso o voto.

O pagamento das custas recursais se deu dentro do prazo aberto pelo juízo a quo para complementação do depósito, restando a questão acerca da força maior preclusa. Dessa maneira, sanada a omissão sem no entanto atribuir efeitos infringentes aos embargos.

Quanto às demais matérias, examinando o voto condutor do acórdão embargado, verifico que a matéria foi suficientemente abordada e analisada pela Turma, não merecendo prosperar os embargos.

No caso dos embargos de TRANSPORTES LARA LTDA., a cifra apontada como devida a título de danos, tornando desnecessária a liquidação, consta do" Exemplo de cálculo do valor de licenciamento da marca "à fl. 305 do processo e que toma por base uma receita operacional bruta que, se apresenta alguma relação com a receita da ré, o mesmo não está indicado nos autos. Dessa forma, estabelecidos os critérios legais para o cálculo do dano, ele deve se dar em liquidação, oportunidade em que poder-se-á averiguar ditos critérios.

Sobre a prescrição, a matéria foi explicitamente enfrentada no voto.

Inexistentes as contradições, obscuridades e omissões apontadas, pretende a embargante atacar os fundamentos do acórdão embargado, tentando fazer prevalecer as teses por si defendidas. Todavia, os embargos declaratórios não são a via adequada para rediscutir os fundamentos do julgado e, por conseqüência, rever a matéria de mérito, o que é de todo inviável na espécie.

Assim já decidiu o STJ:

"É incabível, nos embargos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC."(RSTJ 30/412).

De qualquer sorte, tendo em vista o disposto nas Súmulas 282 e 356 do STF e 98 do STJ, de forma a viabilizar o acesso à Instância superior, explicito que o acórdão embargado não contrariou e/ou negou vigência aos dispositivos invocados.

Ante o exposto, voto por negar provimento aos embargos de declaração da parte autora e dar parcial provimento aos embargos de declaração da ré para o fim de prequestionamento."

Aludidos acórdãos foram mantidos pelo STJ, ao apreciar o REsp n. 1320842, rel. Min. Luis Felipe Salomão:

DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. USO INDEVIDO DE MARCA ALHEIA ANTERIORMENTE REGISTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA REPARAÇÃO DE DANOS. TERMO A QUO. DANO PERMANENTE. 1. Em que pese o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial vedar a reprodução ou imitação da marca suscetível de causar confusão ou associação com outra, para a recusa de registro, por haver anterior de marca assemelhada, deve a autoridade administrativa tomar em conta se há identidade dos produtos e se pertencem ao mesmo gênero de indústria e comércio, consistindo a novidade marcária, sobretudo, na impossibilidade de confundir-se com qualquer outra empregada para produtos ou serviços semelhantes. 2. O prazo prescricional para a ação de indenização por violação ao uso indevido de marca é quinquenal. Porém, o termo a quo nasce a cada dia em que o direito é violado. De fato, se a violação do direito é continuada, de tal forma que os atos se sucedam em sequência, a prescrição ocorre do último deles, mas se cada ato reflete uma ação independente, a prescrição alcança cada um, destacadamente. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 25a. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 585) 3. No mérito, a recorrida tem registros para a marca LARA, que explora o mesmo segmento mercadológico da pretendida marca da recorrente DELARA e têm grafia e pronúncia bastante assemelhadas - hábeis a propiciar confusão ou associação entre as marcas. 4. "A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. , XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. , VI, do CDC)". (REsp 1105422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011). 5. Recurso especial a que se nega provimento. ..EMEN:Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Senhor Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1320842 2012.00.86536-1, LUIS FELIPE SALOMÃO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:01/07/2013 REVJUR VOL.:00429 PG:00139 ..DTPB:.)

Aludida deliberação transitou em julgado, de modo que aludidos critérios não podem ser infirmados pelo presente juízo, sob pena de agressão ao art. , XXXVI, CF e art. 508, CPC, já aludidos acima.

2.5. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE MARCAS:

Sabe-se que, a partir de 1967, constituiu-se, no âmbito da ONU, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (World Intellectual Property Organization - WIPO), consolidando as regras da União de Paris e da União de Berna. Segundo a WIPO, a propriedade intelectual consaiste na soma de dirietos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações e execução dos artistas, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Já a propriedade industrial resta definida, no âmbito da Convenção de Paris de 1883, como sendo o conjunto de direitos que compreende patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, marcas de fábrica ou de comércio, marcas de serviço, nome comercial, denominações de origem e indicações de proveniência, abrangendo também o combate à concorrência desleal.

Em um regime de economia de mercado, a constituição e tutela jurídica da propriedade industrial se dá com o escopo de assegurar as expectativas dos empreendedores, assegurando-lhes a preservação dos capitais alocados na atividade empresarial, impedindo-se a prática predatória e parasitária dos free-riders. A longo prazo, aludida proteção jurídica do inventor acaba por estimular novos investimentos e novas pesquisas.

Nos termos do art. , XXIX, da Constituição, "a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País." Ou seja, a tutela da propriedade industrial se dá em razão justamente da sua importância para a constituição e consolidação de um mercado livre, gerando-se emprego e renda.

Nesse contexto, as "Marcas são sinais distintivos, visualmente perceptíveis. Sua proteção dá-se, usualmente, dentro de classes específicas de produtos ou de serviços nas quais sejam enquadradas, e somente naquelas classes. Originalmente, as marcas consistiam na assinatura do produtor, colocada no produto para ser vista, ou, ainda, um sinal que indicava a propriedade do produto quando em trânsito ou quando depositado em armazéns. Atualmente, ela é um sinal destinado aos consumidores, como forma de identificar um produto ou serviço diferentemente de outros da mesma natureza. Neste sentido, a marca pressupõe a existência de outros produtos ou serviços similares, e sua utilização ocorre, portanto, dentro de um regime de concorrencia livre, uma vez que nos monopólios absolutos ela se revelaria desnecessaria como sinal de diferenciação." (VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de direito comercial. 1: teoria do direito comercial e das atividades empresariais mercantis. Introduão à teoria gerla dfa concorrência e dos bens imateriais. 2. ed. São Paulo: Malheiros. 2008).

Ou seja, as marcas se prestam para identificar a origem do produto, sendo empregadas como propaganda, a fim de se destacar um dado objeto de outros similares. Com isso, protege-se o invesstimento do empresário, como já mencionado; mas, ao mesmo tempo, também se garante que o consumidor não será ludibriado por imitadores. "La protección de la marca no constituye ni un premio a un esfuerzo de creación intelectual, que pueda ser protegida por sí misma, ni un premio por las inversiones en publicidad; es un instrumento para una diferenciación concurrencial que tiene como último fundamento la protección de los consumidores y por lo tanto, sus límites, en la función distintiva que cumple." (ASCARELLI, Tullio. Teoría de la concurrencia e de los bienes imateriales. Barcelona: Editora Bosch, 1970. p. 438).

Datado de 28 de abril de 1809, um alvará de D. João VI retratou a primeira tentativa de regrar as patentes em solo nacional, ao que seguiu-se um conjunto de leis, notadamente a partir das negociações da Convenção de Paris, em 1882. Merece destaque, ademais, o primeiro Código de Propriedade Industrial brasileiro (Decreto-lei 7.903/1945), que vigorou até 1996, sendo ab-rogado pela lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, fruto de pressões impostas pelo governo dos Estados Unidos da América, com força na Seção 301 do Trade Act, de 1974, e também da adesão do Brasil ao TRIPs.

O anterior Código da Propriedade Industrial (DL 7.903/1945) dispunha, no seu art. , que "A proteção da propriedade industrial se efetua mediante: (...) a concessão de registros de marcas de indústria e de comércio, nomes comerciais títulos de estabelecimento, insígnias, comerciais ou profissionais, expressões ou sinais de propaganda, recompensas industriais." Também merece destaque o seu art. , ao preconizar que "As disposições dêste Código são extensivas aos pedidos de privilégios e registros de marcas diretamente depositados no Brasil, e àqueles que, depositados no estrangeiro, gozem de vantagens asseguradas por tratados ou convenções."

O tema era versado pelos seus arts. 88 e ss. (Marcas de indústria e de comércio), cumprindo ter em conta que "As marcas registradas, de acôrdo com êste Código, terão garantido o seu uso exclusivo para distinguir produtos ou mercadorias, de outros idênticos ou semelhantes, de procedência diversa." (art. 89, DL 7.903). A legislação permitia aos estrangeiros o registro de marcaso, no Brasil, desde que houvesse reciprocidade (art. 98, 1º):

Art. 98. As marcas estrangeiras poderão ser registradas no Brasil, desde que satisfaçam às seguintes condições:

1º) Quando o país de origem assegure, por tratado ou convenção, a reciprocidade do direito para o registro das marcas brasileiras:

2º) quando tenham sido devidamente registradas no país de origem;

3º) quando os certificados de registro sejam depositados no Departamento Nacional da Propriedade Industrial.

Parágrafo único. Gozarão das mesmas garantias as marcas que preencham a primeira das condições, desde que os seus titulares requeiram diretamente o respectivo registro no Brasil, provando que exploram estabelecimento industrial ou comercial no país de origem.

Ademais, "Aquele que tiver depositado regularmente em qualquer país da Convenção da União de Paris, para a proteção da Propriedade Industrial, pedido de registro de marca de indústria ou de comércio, gozará de prioridade, sob reserva dos direitos de terceiros, para fazer igual pedido ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial, no prazo de seis meses contados da data do depósito inicial. A prioridade, em caso algum será invalidada durante êsse período pelo emprêgo, por terceiro, de marcas de Industria ou de comércio." (art. 99, caput).

Por outro lado, na forma do seu art. 96, caput, "Não poderá gozar da proteção dêste Código a reprodução ou imitação de marca de terceiros, não registrada, mas em uso, devidamente comprovado, desde que o respectivo utente, impugnando o registro pedido como suscetível de o prejudicar, requeira o da sua marca dentro de sessenta dias, contados da data da impugnação."

Já a lei n. 9.279/1996 preconizou, no seu art. 122, que "São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais." Ademais, ela definiu "marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa."Não são registráveis, segundo a lei n. 9.279/1996, ao que releva, a "reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos"(art. 124, V), e "sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia." (art. 124, XXIII).

Também destaco o art. 126 da lei 9.276/1996: "A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. (...) § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida."

A lei dispõe que o registro de marca vigora por 10 anos, contados da concessão do registro, sendo prorrogável por períodos iguais e sucessivos, devendo tal pedido de prorrogação ser formulado durante o último ano de vigência do registro anterior, instruído com op comprovante do pagamento da taxa respectiva (art. 133, lei n. 9.279). O registro extingue-se, ademais, pela expiração do seu prazo de vigência, sem válida renovação; pela renúncia do titular, pela caducidade ou pelo descumprimento do art. 217, da lei n. 9.279 (isto é, ausência de constituição, por empresa estrangeira, de procurador com poderes de representação, no Brasil). A caducidade se opera, na forma do art. 143 da referida lei, quando o titular não promove o uso da marca, em solo nacional; ou quando o uso houver sido interrompido por mais de 05 anos consecutivos; ou, ainda, quando a marca for descaracterizada, com modificações que comprometam seu caráter distintivo.

2.6. QUANTO AO ALCANCE DO ART. 210, III, LEI 9279:

Por outro lado, frente ao conteúdo da sentença liquidanda, vê-se que o Poder Judiciário fixou, como critério de aferição do quantum debeatur, a aplicação dos arts. 208 e 209 e do art. 210, III, da lei n. 9.2179/1996, cujo conteúdo segue:

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios...