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21 de Setembro de 2019
2º Grau

Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 50071469620174047005 PR 5007146-96.2017.4.04.7005 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300, 6º andar - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90010-395 - Fone: (51) 3213-3161 - Email: gluciane@trf4.gov.br

Apelação Cível Nº 5007146-96.2017.4.04.7005/PR

RELATORA: Desembargadora Federal MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE

APELANTE: HERCULES COMPONENTES ELETRICOS LTDA (AUTOR)

ADVOGADO: CASSIANO GARCIA DA SILVA (OAB PR049156)

APELADO: HÉRCULES MOTORES ELÉTRICOS LTDA (RÉU)

ADVOGADO: FELLIPHE PEREIRA DOS SANTOS (OAB RJ180625)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento comum ajuizado por HÉRCULES COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e HÉRCULES MOTORES ELÉTRICOS LTDA.

A demanda foi relatada pelo juízo de origem nos seguintes termos:

Trata-se de ação proposta, sob o procedimento comum, por HERCULES COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA. em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI e HERCULES MOTORES ELÉTRICOS LTDA., por meio da qual postula, liminarmente:

I) Conceda medida liminar de antecipação dos efeitos finais das tutelas pretendidas (, do CPC c/c art. 173, §único, da LPI), sem oitiva da parte contrária, para a finalidade de SUSPENDER a eficácia do ato que concedeu o registro da marca HERCULES MOTORES, processada no INPI sob o nº. 825.557.518;

II) Requer a concessão da medida liminar para suspender o ato que cancelou o registro da marca Hercules Componentes Elétricos;

E, no mérito:

V) Determine ao INPI, para que proceda a anotação no registro da marca HERCULES MOTORES ELÉTRICOS, processo nº. 827659423, com fins de que conste que esta se encontra sub judice, por meio da presente demanda;

VI) Julgue procedente as presentes demandas cumuladas, declarando a existência de relação jurídica da qual exsurja o direito subjetivo da Autora da pleitear a nulidade do ato administrativo praticado pelo INPI, que concedeu a marca HERCULES, de n. 827489439 para a Ré, confirmando a liminar concedida, e anulando a referida concessão de registro de marca;

VII) Declare a incidência no presente caso dos artigos 124, XIX e XXIII; e 165, ambos da Lei 9.279/96, bem como, do art. , XXIX, da Constituição Federal;

VIII) Condene a Ré HERCULES MOTORES ELÉTRICOS nos termos dos art. 208 e 210, da Lei 9.279/96, em valor a ser apurado em sede de cumprimento de sentença

Narrou, em síntese, que é pessoa jurídica que atua no comércio de materiais, ferragens e componentes elétricos, eletrodomésticos, construção e para rebobinagem de motores elétricos, prestação de serviços de rebobinagens de motores elétricos e locação de equipamentos elétricos.

Aduziu que foi constituída sob o nome empresarial “HERCULES COMPONENTES ELETRICOS LTDA”, em 02/07/1997 com o registro NIRE 41 2 0375408-9.

Expôs que, no dia 29/07/2005, ingressou com pedido de depósito de marca no INPI, cujo pedido foi deferido para o registro da marca ''Hércules Componentes Elétricos''.

Disse que, em meados de 2017, foi notificada pela segunda ré a cessar o uso da marca “Hércules Componentes Elétricos”, em razão de o primeiro réu ter declarado administrativamente nulo o referido registro de sua marca.

Sustentou que foi constituída muito antes da segunda ré, motivo por que possui direito ao registro da marca.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Evento 3).

A ré Hércules Motores Elétricos Ltda. apresentou contestação e reconvenção no evento 17. Suscitou, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Federal para análise do pedido indenizatório.

Arguiu a prejudicial de mérito da prescrição. No mérito, defendeu a regularidade da concessão do registro que obteve. Abordou o sistema atributivo e o direito de precedência.

Explicitou as condições para o exercício do direito de precedência. Mencionou não haver comprovação do direito de precedência. Apontou a inaplicabilidade do artigo 124, inciso V, da Lei nº 9.279/1996. Propugnou a inexistência de danos.

Em reconvenção, assinalou a violação à sua marca. Discorreu sobre os danos provocados pela autora-reconvinda. Requereu a concessão de tutela de urgência, para que a parte autora:

se abstenha de utilizar, até o trânsito em julgado da sentença, a marca HÉRCULES, ou qualquer outra semelhante às marcas da Ré-Reconvinte, em especial a expressão HÉRCULES COMPONENTES ELÉTRICOS, a qualquer título – como marca, expressão de propaganda, título de estabelecimento, nome fantasia, nome de domínio, dentre outros – e em qualquer meio, incluindo, mas não limitado a, estabelecimentos físicos, websites, Internet e/ou qualquer rede social, sob pena de multa diária o valor sugerido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (E17, CONT1, pág. 24)

Assim, postulou o acolhimento da preliminar de incompetência da Justiça Federal em relação ao pedido indenizatório e o acolhimento da alegação de prescrição. Ainda, pediu a improcedência dos pedidos deduzidos pela autora-reconvinda na inicial, e, em sede de reconvenção, a condenação da autora-reconvinda a se abster de utilizar a marca HÉRCULES.

O pedido de tutela de urgência formulado em reconvenção foi indeferido (Evento 19).

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI ofertou contestação no evento 28. Procedeu a uma retrospectiva fática e discorreu sobre o alcance dos dispositivos da Lei de Propriedade Industrial.

Mencionou o Código de Propriedade Industrial de 1971. Explicitou a distinção entre o registro do signo distintivo e o nome empresarial. Fez referência ao princípio da especificidade.

Abordou os critérios de exame da colidência entre marca e nome empresarial. Aduziu estarem ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requereu a improcedência dos pedidos autorais.

A parte autora apresentou réplica à contestação da segunda ré, refutando os argumentos expendidos, bem como contestação à reconvenção (Evento 29).

No evento 36, a parte autora apresentou réplica à contestação do corréu INPI.

No evento 39, determinou-se o julgamento antecipado da lide.

A segunda ré juntou petição no evento 50.

O teor do dispositivo da sentença foi o seguinte:

3. DISPOSITIVO

3.1. Da lide principal

Ante o exposto,

(a) reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo4855, inciso IV, do Código de Processo Civil, em relação ao pedido de indenização; e

(b) declaro a prescrição da pretensão autoral no que pertine ao pedido de nulidade do registro da marca e julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo4877, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa para cada um, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º, inciso I, e 4º, inciso III, todos do Código de Processo Civil.

Apresentado recurso de apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal (artigo 1.010, § 1º, do CPC). Caso haja apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões (artigo 1.010, § 2º, do CPC). Após, decorridos os prazos, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (artigo 1.010, § 3º, do CPC).

Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

3.2. Da lide paralela

Ante o exposto, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas (art. 7º da Lei nº 9.289/1996).

Condeno a ré-reconvinte ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da autora-reconvinda, os quais fixo em 10% sobre o valor da reconvenção, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 4º, inciso III, todos do Código de Processo Civil.

Apresentado recurso de apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal (artigo 1.010, § 1º, do CPC). Caso haja apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões (artigo 1.010, § 2º, do CPC). Após, decorridos os prazos, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (artigo 1.010, § 3º, do CPC).

Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação, requerendo seja afastado "o ato que cancelou o registro da APELANTE sob nº 827659423– 29/07/2005 NCL (8):35, mantendo assim, o nome 'HERCULES COMPONENTES ELÉTRICOS'. Requer ainda, que seja, cancelado o registro da APELADA sob nº 827489439 – NCL (8):09, denominado 'HERCULES MOTORES ELETRICOS', alternativa...